在企業名稱與商標權權利沖突不正當競爭糾紛中，如果被告從事的商品或服務與原告注冊商標核定的商品或服務構成相同或類似，可以直接考慮商標的知名度等因素，判斷被告的行為是否構成不正當競爭，沒有必要認定馳名商標。在確定賠償數額時，在無法適用懲罰性賠償時，應當充分考慮被告的主觀惡意，適度增加法定賠償數額。

案情

原告康成投資(中國)有限公司是知名連鎖超市“大*發”的商標權人。自1998年在上海開設第一家大型超市以來，已在我國大陸地區成功開設318家綜合性大型超市，“大*發”商標已成為原告享有的馳名商標。被告大*發投資有限公司擅自將自己命名為“大*發投資有限公司”，并在經營中使用上述名稱，構成在企業名稱中使用原告馳名商標的不正當競爭行為;此外，被告在其網站以及實際經營宣傳中突出使用原告“大*發”商標以及將“大*發”和“DRF”組合使用，意圖混淆消費者，亦侵害原告的商標權。故**公司提起訴訟，請求法院判決大*發公司停止侵權、消除影響并賠償經濟損失500萬元。

裁判

上海知識產權法院經審理認為，被告明知原告已經注冊使用涉案商標的情況下，仍然在企業名稱中使用與涉案商標相同的字號，即使規范使用，仍足以使相關公眾產生使用“大*發”字號的企業與原告之間存在關聯關系的混淆和誤認，故被告將“大*發”作為字號使用的行為構成對原告的不正當競爭。故判決被告停止在企業名稱中使用“大*發”字樣，并為原告消除影響、賠償經濟損失300萬元。

一審判決后，被告不服，提起上訴。上海市高級人民法院經審理后判決駁回上訴，維持原判。

評析

本案系典型的企業名稱侵害商標權的案件，其中對于企業名稱侵害商標權不正當競爭糾紛中是否有必要認定馳名商標以及侵權民事責任的分析和判斷，對于今后類似案件的審理具有一定的借鑒意義。

1.馳名商標認定的必要性考量

根據《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二條第(二)項的規定，對于以企業名稱與其馳名商標相同或者近似為由，提起的侵犯商標權或者不正當競爭訴訟，當事人以商標馳名作為事實根據，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定。本案中，原告便依據上述規定主張被告擅自將原告馳名商標“大*發”登記為企業名稱，構成不正當競爭，請求法院認定其商標為馳名商標。

根據上述規定，并不是所有涉及企業名稱權與商標權權利沖突的案件，都需要以認定所涉商標為馳名商標為前提，只有確有必要的，才需要認定所涉商標為馳名商標。“確有必要”的情形，應指被控侵權企業所從事的行業與所涉商標核定的商品范圍不相同或不類似時。本案中，原告“大*發”商標核定使用的范圍包括大*發公司所從事的超市業務，被告從事的業務領域與“大*發”商標屬于相同服務范圍內，故本案并無必要認定“大*發”商標為馳名商標。

2.停止侵權民事責任的適用

本案中，法院綜合考慮“大*發”商標的使用時間、原告的經營規模、銷售額、市場排名等因素，認定“大*發”商標在被告注冊成立時已經成為相關行業內具有較高知名度的商標。作為經營同類業務的競爭者，被告在明知原告已經注冊使用“大*發”商標的情況下，仍然在企業名稱中使用與“大*發”商標相同的字號，主觀上攀附“大*發”商標知名度的不正當競爭意圖十分明顯。而基于“大*發”商標的高知名度，被控企業名稱即使規范使用，仍足以使相關公眾產生使用“大*發”字號的企業與原告之間存在關聯關系的混淆和誤認，故被告將“大*發”作為字號使用的行為構成對原告的不正當競爭。

在構成不正當競爭的情況下，被告應當承擔停止侵權的民事責任。但就企業名稱中擅自使用他人商標而言，如何承擔停止侵權的民事責任，實踐中并不統一。我們認為從更有利于執行的角度，判決停止將原告商標作為字號使用更有利于后續的執行。因為變更企業名稱的前提是被告必須提供用以替代的名稱，如果被告拒不提供，原告申請強制執行時，便會遇到困境。而且停止使用包含原告商標的企業名稱，并不一定要變更，被告也可能直接注銷相關的企業。因此，本案判決停止侵權的方式是立即停止使用包含“大*發”字樣的企業名稱，而非要求被告變更企業名稱中的字號。

3.法定賠償對懲罰性賠償的補充適用

根據商標法第六十三條第一款的規定，大*發公司實施的行為滿足“惡意侵犯商標權，情節嚴重”的要求，但由于懲罰性賠償的計算基數是原告的損失、被告的獲利或者涉案商標的許可使用費，但本案中上述方法均無法適用，故計算懲罰性賠償數額基礎的“上述方法確定數額”并不存在，進而懲罰性賠償數額亦無法確定。但既然商標法已經規定懲罰性賠償，說明商標損害賠償制度應當遵循填補損失和懲罰侵權的雙重目標，作為計算損害賠償兜底方式的法定賠償制度，同樣應兼具補償和懲罰的雙重功能。在確定法定賠償數額時，可以將被告的主觀惡意作為考量因素之一。因此，法院在確定法定賠償時將對被告的侵權惡意予以考慮，結合原告商標的知名度等因素，法院判令被告承擔300萬元的賠償。