上海市高級人民法院

民事判決書

　　（2003）滬高民三（知）終字第91號

　　上訴人（原審被告）上海長江服裝機械廠，住所地：上海市平?jīng)?/a>路179號。

　　負責人楊象瑋，該廠廠長。

　　委托代理人陸飛，上海市大華律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人梁黛明，上海市大華律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人（原審原告）鄭根仁。

　　委托代理人馮瑞中，上海市一平律師事務(wù)所律師。

　　原審被告上海航空測控技術(shù)研究所，住所地：上海市金雨路55號。

　　法定代表人羅雪平，該所所長。

　　委托代理人馬偉華，該所工作人員。

　　委托代理人梁黛明，上海市大華律師事務(wù)所律師。

　　上訴人上海長江服裝機械廠（以下簡稱長江服裝廠）因專利侵權(quán)糾紛一案，不服上海市第二中級人民法院（2001）滬二中知初字第112號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，于2003年9月11日公開開庭審理了本案。上訴人長江服裝廠的委托代理人陸飛、梁黛明，被上訴人鄭根仁及其委托代理人馮瑞中、原審被告上海航空測控技術(shù)研究所（以下簡稱航空研究所）的委托代理人馬偉華、梁黛明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審法院經(jīng)審理查明：原審原告鄭根仁于1994年8月4日向國家知識產(chǎn)權(quán)局（國家專利局）申請了名稱為“斷布機”的實用新型專利，1995年7月1日被授予專利權(quán)。專利號為ZL94217925.0，該專利權(quán)利要求的獨立權(quán)項內(nèi)容為：一種斷布機，特別是一種裁床電動斷布機，其特征在于由主機、導(dǎo)軌、軌道、軌道支架和小刀片組成，主機由串激式電機、復(fù)位式開關(guān)、圓盤刀片、計數(shù)器和手柄構(gòu)成，圓盤刀片裝于電機的中心軸上，主機固定在導(dǎo)軌支架上，小刀片刀口朝上，通過鋼片彈簧刀架傾斜固定在導(dǎo)軌底座的刀槽中，與圓盤刀片構(gòu)成一個彈性貼緊剪刀口，軌道兩端由軌道支架固定于裁床上，導(dǎo)軌的底座在軌道表面的滑行槽中滑行。2002年2 月1日，專利復(fù)審委作出第4145號無效宣告請求審查決定。該決定維持鄭根仁專利權(quán)有效。在此次無效請求審查中，鄭根仁對其專利權(quán)利要求1重新進行了劃界，新修改的權(quán)利要求1內(nèi)容如下：一種包括有電機、導(dǎo)軌、軌道、軌道支架和刀片的斷布機，其特征在于由串激式電機、復(fù)位式開關(guān)、圓盤刀片、計數(shù)器和手柄構(gòu)成的主機固定在導(dǎo)軌支架上，圓盤刀片裝于電機的中心軸上，小刀片刀口朝上，通過鋼片彈簧刀架傾斜固定在導(dǎo)軌底座的刀槽中，與圓盤刀片構(gòu)成一個彈性貼緊剪刀口，軌道兩端由軌道支架固定于裁床上，導(dǎo)軌的底座在軌道表面的滑行槽中滑行。2003年3月27日，專利復(fù)審委又作出第4965號無效請求審查決定，該決定仍維持鄭根仁專利權(quán)有效。2001年7月18日，根據(jù)原審原告鄭根仁的申請，原審法院作出證據(jù)保全裁定，裁定保全原審被告長江服裝廠生產(chǎn)的斷布機樣品及自1999年至2001年7月止其生產(chǎn)銷售涉案斷布機記錄憑證和財務(wù)帳冊。

　　原審法院認為：根據(jù)專利法規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖用于解釋權(quán)利要求。經(jīng)將被告長江服裝廠生產(chǎn)的斷布機與原告專利保護的權(quán)利要求相比對。雖然長江服裝廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中有些名稱與專利權(quán)利人的權(quán)利要求書的表述不盡相同，但其結(jié)構(gòu)特征與專利權(quán)人的專利在實施目的、效果及其技術(shù)方案上完全相同，并且，這些相同特征與咨詢專家的認定意見也完全一致。因此，法院確認被告長江服裝廠生產(chǎn)的斷布機落入了原告專利權(quán)利要求的保護范圍。關(guān)于兩原審被告長江服裝廠、航空研究所抗辯稱其使用的技術(shù)是臺灣速利公司的現(xiàn)有技術(shù)一節(jié)，因該兩被告提供的有關(guān)公證材料僅是一種形式公證，證據(jù)本身無法證明臺灣速利公司在原審原告專利申請日前已公開原告專利的結(jié)構(gòu)特征。因此，對兩被告提供的證據(jù)及抗辯理由，法院不予采信。關(guān)于賠償損失一節(jié)，根據(jù)法律規(guī)定，實用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利。由于原審被告長江服裝廠的行為，構(gòu)成了對原審原告鄭根仁專利的侵權(quán)，長江服裝廠應(yīng)依法承擔停止侵權(quán)、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。我國專利法規(guī)定，侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；被侵權(quán)人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)等因素確定賠償數(shù)額。由于原告鄭根仁提出賠償數(shù)額的主要依據(jù)來源于其與案外人簽訂的專利實施許可合同，其提供的履行合同情況的證明無法進行一一印證，且該實施許可費明顯偏高，法院結(jié)合涉案專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)、情節(jié)和數(shù)量等因素綜合予以確定。另因被告長江服裝廠不具有法人資格，被告航空研究所作為其開辦單位，應(yīng)依法連帶承擔被告長江服裝廠的賠償責任。據(jù)此，依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第一款第（一）項、第（七）項、第（十）項、《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第五十六條第一款、第六十條、《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十一條的規(guī)定，判決：一、上海長江服裝機械廠停止對鄭根仁所享有的名稱為“斷布機”實用新型專利權(quán)（專利號為ZL94217925.0）的侵害；二、上海長江服裝機械廠在上海《新民晚報》上向鄭根仁賠禮道歉；三、上海長江服裝機械廠賠償鄭根仁經(jīng)濟損失人民幣10萬元，上海航空測控技術(shù)研究所對上述款項承擔連帶賠償責任。四、鄭根仁的其他訴訟請求不予支持。案件受理費人民幣7760元，由鄭根仁負擔2772元，上海長江服裝機械廠、上海航空測控技術(shù)研究所共同負擔4988元。專家證人咨詢費人民幣500元，由上海長江服裝機械廠、上海航空測控技術(shù)研究所共同負擔。

　　一審判決后，長江服裝廠不服，向本院提起上訴。其主要上訴理由為：一、一審判決程序不當，上海交通大學王錫麟受一審法院委托出具咨詢意見書，并作為法院認定上訴人侵權(quán)成立的唯一依據(jù)，明顯違反人民法院關(guān)于鑒定的程序規(guī)定；二、一審判決認定的事實不清，上訴人在一審階段提供的以及二審新提供的證據(jù)均證明被上訴人的專利已喪失新穎性，上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)斷布機產(chǎn)品運用的是公知技術(shù)，故不構(gòu)成專利侵權(quán)；三、一審法院判決確定的10萬元賠償數(shù)額明顯偏高。請求二審法院查明事實，依法改判。

　　鄭根仁及其委托代理人答辯稱：關(guān)于程序問題，王錫麟是作為科委推薦的專家證人向一審法院出具意見書的，程序上符合法律規(guī)定。關(guān)于系爭專利的新穎性問題，國家專利復(fù)審委員會的三次無效宣告請求決定書已對此作了明確審查與答復(fù)，現(xiàn)上訴人二審中提供的證據(jù)均無事實法律依據(jù)，一審法院認定事實清楚、適用法律正確。請求二審法院駁回上訴，維持原判。

　　二審期間，上訴人長江服裝廠提供的新的證據(jù)材料為：1、由國家輕工業(yè)服裝洗滌機械質(zhì)量監(jiān)督檢測中心出具的關(guān)于臺灣速利公司生產(chǎn)的ST－360斷布機與上訴人長江服裝廠生產(chǎn)的斷布機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較的鑒定報告一份；2、由國家輕工業(yè)服裝洗滌機械質(zhì)量監(jiān)督檢測中心出具的關(guān)于臺灣佑圣公司生產(chǎn)的BC360斷布機與上訴人長江服裝廠生產(chǎn)的斷布機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較的鑒定報告一份；上述證據(jù)1－2以證明上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)斷布機產(chǎn)品與速利、佑圣公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一致，是仿制1990年和 1993年生產(chǎn)、銷售的臺商產(chǎn)品而成的。3、上海杰信拋磨材料有限公司（以下簡稱杰信公司）出具的其于1993年從臺灣進口并在上海報關(guān)入滬的臺灣佑圣公司生產(chǎn)的BC－360斷布機的情況說明以及相關(guān)訂單、發(fā)票、提單、報關(guān)單、安裝圖等憑證共11份，以證明BC－360斷布機在1993年前已在臺灣公開生產(chǎn)、銷售，該公司進口后，目前仍在使用，故上訴人使用的是公知技術(shù)，不構(gòu)成侵權(quán)。

　　被上訴人鄭根仁質(zhì)證認為，對于證據(jù)1、2，該證據(jù)不符合民事證據(jù)規(guī)則規(guī)定的二審新證據(jù)范圍，不屬于新證據(jù)。同時由于是上訴人單方面作的鑒定，沒有對鑒定機關(guān)作資質(zhì)審查，鑒定的基礎(chǔ)材料也未經(jīng)當事人認可，故對其形式要件也不予認可。關(guān)于證據(jù)3，由于大部分均為復(fù)印件，且有些證據(jù)為境外形成，未辦理公證認證手續(xù)，也未有中文翻譯件，在形式上不符合法律規(guī)定，對此也不予認定。

　　本院對上訴人長江服裝廠提供的新的證據(jù)材料認證如下：關(guān)于證據(jù)1，雖然關(guān)于臺灣速利公司生產(chǎn)的ST－360斷布機與上訴人長江服裝廠被控侵權(quán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較的鑒定報告形成于一審?fù)徑Y(jié)束以后，但作為鑒定委托人的上訴人提供的鑒定材料在一審階段已經(jīng)形成，也就是說其在一審就應(yīng)當而且能夠提供用以鑒定，故該鑒定報告不符合民事證據(jù)規(guī)則中二審新證據(jù)的范圍，本院不予采納。關(guān)于證據(jù)2，根據(jù)上訴人提供鑒定的材料反映，由于杰信公司出具的有關(guān)情況說明等資料、產(chǎn)品實樣等系一審?fù)徱院笮掳l(fā)現(xiàn)的證據(jù)，故屬于最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中“二審新證據(jù)”的范圍。但由于該鑒定系上訴人單方面委托案外人作出的，鑒定材料事先未經(jīng)雙方當事人質(zhì)證或者核對，現(xiàn)被上訴人又不予認可，故該鑒定結(jié)論不是合法有效的證據(jù)，本院對此不予采納。關(guān)于證據(jù)3，該組證據(jù)中雖然只有杰信公司的情況說明系原件，但由于其他訂單、提單、報關(guān)單等一系列單證能相互印證，故可以作為認定案件事實的證據(jù)材料。且上述證據(jù)均系一審?fù)徱院笮掳l(fā)現(xiàn)的證據(jù)，故屬于最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中“二審新證據(jù)”的范圍。但縱觀該組證據(jù)，其中安裝圖沒有形成時間信息，其他證據(jù)本身也不能反映出臺灣佑圣公司BC－360斷布機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，即與上訴人主張的抗辯侵權(quán)不成立的公知技術(shù)的技術(shù)方案、特征無法對應(yīng)。

　　據(jù)此，本院確認，原審法院認定的事實屬實。

　　本院認為：

　　（一）公知技術(shù)又稱已有技術(shù)、現(xiàn)有技術(shù)，是指專利申請日前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。自由公知技術(shù)是指已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的公知技術(shù)，任何人均可以無償實施。在本案專利訴訟中，上訴人以自己實施的是自由公知技術(shù)為由作出不侵權(quán)抗辯，其就應(yīng)當向法院充分證明自己實施的自由公知技術(shù)的完整的技術(shù)方案，以使法院對被控侵權(quán)技術(shù)與公知技術(shù)是否構(gòu)成相同或等同進行對比判斷，進而審查公知技術(shù)的抗辯是否成立。雖然上訴人在二審中提供了部分新證據(jù)，但該組證據(jù)無法證明上訴人稱其使用的是公知技術(shù)這一事實，其所謂運用自由公知技術(shù)進行不侵權(quán)抗辯的主張不能成立。在此前提下，經(jīng)將上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與系爭專利的技術(shù)特征相比對，兩者在目的、手段、效果上相同，故上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了系爭專利斷布機的保護范圍，違反了專利法有關(guān)實用新型專利被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)其許可不得實施其專利的規(guī)定，構(gòu)成專利侵權(quán)。上訴人稱原判認定事實不清，其行為不構(gòu)成侵權(quán)的上訴理由缺乏事實、法律依據(jù)，本院不予支持。

　　（二）據(jù)查，一審法院為查明上訴人被控侵權(quán)的斷布機產(chǎn)品以及被上訴人的系爭實用新型專利“斷布機”的技術(shù)特征之間的異同，委托王錫麟作為專家證人出具了咨詢意見書，并通知其出庭接受了當事人詢問，在程序上并無不當，且其出具的咨詢意見書也并未被一審法院作為侵權(quán)認定的唯一依據(jù)，原審法院是綜合其他相關(guān)證據(jù)作出最終判決的。故上訴人稱一審法院在程序上違反有關(guān)法律的規(guī)定的上訴理由亦不能成立。

　　（三）關(guān)于本案的賠償數(shù)額問題，經(jīng)查，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，在審理專利侵權(quán)案件中，當被侵權(quán)的權(quán)利人的損失難以計算，侵權(quán)行為人沒有獲得利潤或者利潤無法查明時，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人遭受侵害的實際情形酌情確定賠償額。原審法院參照系爭專利的類別、上訴人侵權(quán)行為的情節(jié)、主觀過錯程度等因素，酌情確定上訴人賠償被上訴人人民幣10萬元并無不當，上訴人的此節(jié)上訴理由同樣不能成立，本院亦不予支持。

　　（四）關(guān)于侵犯專利權(quán)的民事責任問題。因?qū)＠麢?quán)主要是一種財產(chǎn)權(quán)，根據(jù)專利法的規(guī)定，侵權(quán)專利權(quán)的民事責任形式也以停止侵權(quán)行為，賠償損失為主。本案中，權(quán)利人即被上訴人未提供證據(jù)證明其精神權(quán)利受到損害，故本案侵權(quán)人即上訴人無須承擔賠禮道歉的民事責任。原審法院判決上訴人長江服裝廠在《新民晚報》上向被上訴人鄭根仁賠禮道歉，確有不妥，本院對此予以糾正。

　　（五）由于本案的侵權(quán)事實發(fā)生在2001年7月1日以前， 根據(jù)最高人民法院的《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，本案應(yīng)適用修改前的專利法即1992年9月4日全國七屆人大常務(wù)委員會修訂的《中華人民共和國專利法》。一審法院對此未予以區(qū)分，本院將一并予以糾正。

　　綜上，原審判決事實認定清楚，適用法律部分有誤，故依照全國人大常務(wù)委員會1992年修訂的《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第五十九條第一款，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（二）項、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：

　　一、維持上海市第二中級人民法院（2001）滬二中知初字第112號民事判決主文第一項、第三項、第四項及訴訟費和鑒定費負擔部分。

　　二、撤銷上海市第二中級人民法院（2001）滬二中知初字第112號民事判決主文第二項。

　　本案二審訴訟費人民幣7，760元，由上訴人上海長江服裝機械廠負擔。

　　本判決為終審判決。

　　審 判 長 ?須建楚

　　代理審判員 ?馬劍峰

　　代理審判員 ?李 瀾

　　二OO三年十一月十四日

　　書 記 員 ?樂 靜