被告人吳*江、周*志、涂*名于2010年2月合謀以營利為目的，各出資1萬元，在未經(jīng)權(quán)利人許可的情況下，共同投資生產(chǎn)、銷售上海世博會吉祥物暨特許產(chǎn)品海-寶美術(shù)形象的掛件等商品。同年3月起共生產(chǎn)未貼附商標(biāo)的“5cm**毛絨玩具掛件”729400只，并向上海發(fā)送貨物;吳*江、涂*名分別租賃上海市盆湯弄90號底樓、天津路236弄7號1樓房屋，用于存放上述海-寶掛件等商品并對外銷售。同年6月24日，吳*江、周*志、涂*名在上海市天津路石潭弄口被公安人員抓獲，并以涉嫌犯假冒注冊商標(biāo)罪被逮捕。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控被告人吳*江、周*志、涂*名的行為構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪提請法院依法審判。上海市黃浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人吳*江、周*志、涂*名以營利為目的，未經(jīng)著作權(quán)人許可，生產(chǎn)海-寶形象美術(shù)作品的玩具掛件并對外銷售，系復(fù)制發(fā)行相關(guān)美術(shù)作品的行為，三名被告人均已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪，且屬“有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，依法應(yīng)予刑事處罰，故分別判處三名被告人有期徒刑四年，并處罰金7.5萬元。一審宣判后，被告人提出上訴，上海市第二中級人民法院經(jīng)審理后裁定駁回上訴，維持原判。

不同觀點

本案的特殊性在于涉案海-寶形象不僅進(jìn)行了著作權(quán)登記，而且在第28類玩具類商品上進(jìn)行了商標(biāo)注冊。對于被告人生產(chǎn)海-寶形象毛絨玩具掛件的行為構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪觀點較統(tǒng)一，爭議較大的是被告人的行為是否構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。

本案中，被告人系以假冒注冊商標(biāo)罪被逮捕，卻以侵犯著作權(quán)罪被提起公訴，也反映出公訴機(jī)關(guān)對該問題存在著不同的認(rèn)識。將他人的平面注冊商標(biāo)用作相同商品的外形，或者說平面商標(biāo)立體化使用是否構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用?如果構(gòu)成商標(biāo)使用，是否是相同商標(biāo)的使用，進(jìn)而構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪?對此，實踐中存在著不同的觀點：

某公訴人認(rèn)為，擅自制造和出售和海-寶形象相同形狀的玩具，就是在相同商品上使用同一商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，嚴(yán)重的構(gòu)成假冒商標(biāo)罪。因此，本案被告的行為實際上構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪和假冒注冊商標(biāo)罪的競合，公訴機(jī)關(guān)可以任選其一提起公訴。

某教授認(rèn)為，消費(fèi)者之所以愿意購買毛絨**玩具，是因為海-寶形象本身可愛，是毛絨海-寶形象本身使商品具有了實質(zhì)性價值。很難想象消費(fèi)者會將毛絨**玩具本身視為區(qū)別該玩具來源的標(biāo)志。如果權(quán)利人申請將立體的海-寶形狀注冊在玩具上，也會因立體海-寶具有“美學(xué)功能性”而無法獲得注冊。因此，制售不帶有其他標(biāo)志的假海-寶并不存在侵犯商標(biāo)權(quán)的問題。而且獲得注冊的是平面海-寶形象，與立體的毛絨**玩具不可能構(gòu)成“同一商標(biāo)”。

某工商執(zhí)法人員認(rèn)為，本案中，被告將海-寶平面商標(biāo)用作玩具的外形，屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán);但由于平面商標(biāo)和立體商標(biāo)的表現(xiàn)形態(tài)不同，二者不屬于假冒注冊商標(biāo)罪中對相同商標(biāo)的使用，因此，不構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。

法官說法：

平面商標(biāo)立體化使用不屬于相同商標(biāo)的使用

筆者同意第三種觀點，如果使用平面商標(biāo)的商品形狀具有非功能性和顯著性，不管消費(fèi)者事實上是否已經(jīng)將其視為識別商品來源的標(biāo)識，我們都不能否認(rèn)該商品形狀具有識別來源的可能性，他人作為商品形狀使用即構(gòu)成商標(biāo)使用。但畢竟立體商標(biāo)與平面商標(biāo)的形態(tài)不同，在假冒注冊商標(biāo)罪未明確規(guī)定的情況下，平面商標(biāo)立體化使用并不屬于相同商標(biāo)的使用，因此，并不受假冒注冊商標(biāo)罪的規(guī)制。

1.涉案行為構(gòu)成商標(biāo)使用行為

由于并非所有的平面商標(biāo)當(dāng)然可以注冊為三維立體商標(biāo)，如果與平面商標(biāo)相同的商品形狀并不滿足商標(biāo)注冊的條件，他人將平面商標(biāo)用作商品形狀自然不構(gòu)成商標(biāo)使用。因此，問題轉(zhuǎn)化為特定的商品形狀是否可以進(jìn)行立體商標(biāo)的注冊。按照我國商標(biāo)法的規(guī)定，三維標(biāo)志申請商標(biāo)注冊，不僅要具有顯著性，還需要具有非功能性。平面商標(biāo)用作商品形狀若要構(gòu)成商標(biāo)使用，也需要滿足非功能性和顯著性的要求。

一方面，海-寶形象作為商品形狀并不具有功能性。反對構(gòu)成商標(biāo)使用的觀點認(rèn)為，海-寶形象具有“美學(xué)功能性”，即使商品具有實質(zhì)性價值的形狀。理由為“消費(fèi)者之所以愿意購買毛絨**玩具，是因為海-寶形象本身可愛，進(jìn)而使商品具有了實質(zhì)性價值”。但筆者認(rèn)為這種觀點并沒有準(zhǔn)確把握商標(biāo)法非功能性原則的立法宗旨。按照該觀點的邏輯，如果商品的形狀越與眾不同，在商業(yè)上越是成功，卻越不可能得到商標(biāo)法的保護(hù)。這是與通常的商業(yè)實踐背離的，也會極大地抑制生產(chǎn)者在美化產(chǎn)品時的創(chuàng)造性和想象力。事實上，商家正是看中了產(chǎn)品外觀的獨特吸引力以及潛在的商業(yè)價值才將其用作商標(biāo)。而三維標(biāo)志申請商標(biāo)注冊之所以受到非功能性的限制，并不是因為某個商品形狀十分可愛——沒有商家會選擇令消費(fèi)者討厭的商品外觀，而是出于維護(hù)市場自由競爭的考慮。無論是商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀，還是為獲得技術(shù)效果而需有的形狀，還是使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，如果允許注冊為商標(biāo)，都會使商標(biāo)權(quán)人獲得某種抑制自由競爭的優(yōu)勢。就本案而言，盡管海-寶形象十分可愛，特別受消費(fèi)者歡迎，但競爭者并不是必須使用該形狀才能進(jìn)行自由平等的競爭，其還可以設(shè)計出其他同樣好甚至更可愛的形象。

另一方面，海-寶形象作為商品形象也具有顯著性。與傳統(tǒng)商標(biāo)相比，商品外形等立體商標(biāo)要在消費(fèi)者心目中實際獲得區(qū)別來源的功能確實很難，畢竟消費(fèi)者的購物習(xí)慣需要時間培養(yǎng)。但在社會消費(fèi)日益符號化的時代，只要特定的商品外形具有識別來源的可能性，不屬于商品通用的形狀或?qū)ι唐肪哂忻枋鲂缘男螤睿覀兙蛻?yīng)該允許其注冊為商標(biāo)。即使該商品外形可能還具有其他諸如美化商品、吸引消費(fèi)者等功能，我們也不應(yīng)忽略或否認(rèn)其作為商標(biāo)識別來源的功能。海-寶形象作為上海世博會的吉祥物，具有極高的知名度，不管消費(fèi)者基于何種原因購買**毛絨玩具，消費(fèi)者一看到**玩具便會聯(lián)想到上海世博會卻是不可爭辯的事實。因此，海-寶形狀不僅具有作為商標(biāo)的固有顯著性，而且事實上也已經(jīng)具有獲得顯著性。既然海-寶形象滿足立體商標(biāo)的注冊條件，可以作為立體商標(biāo)使用，他人將海-寶形象用作商品形狀的行為自然構(gòu)成商標(biāo)使用行為。

2.涉案行為不構(gòu)成相同商標(biāo)的使用

最高人民法院、最高人民檢察院2004年12月施行的《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條第一款規(guī)定：“刑法第二百一十三條規(guī)定的‘相同的商標(biāo)’，是指與被假冒的注冊商標(biāo)完全相同，或者與被假冒的注冊商標(biāo)在視覺上基本無差別、足以對公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)的商標(biāo)。”最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2011年1月頒布的《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條對此作了進(jìn)一步明確，即具有下列情形的，可以認(rèn)定為與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)：改變注冊商標(biāo)的字體、子母大小寫或者文字橫豎排列，與注冊商標(biāo)之間僅有細(xì)微差別的;改變注冊商標(biāo)的文字、字母、數(shù)字等之間的間距，不影響體現(xiàn)注冊商標(biāo)顯著特征的;改變注冊商標(biāo)顏色的;其他與注冊商標(biāo)在視覺上基本無差別、足以對公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)的商標(biāo)。

平面商標(biāo)用作商品外形明顯不屬于前面三種情形，那么是否屬于“在視覺上基本無差別”的商標(biāo)呢?筆者認(rèn)為，平面商標(biāo)與商品形狀立體商標(biāo)之間并不屬于視覺上基本無差別的相同商標(biāo)，本案中被告的行為并不滿足假冒注冊商標(biāo)罪的構(gòu)成要件。

首先，從表現(xiàn)形態(tài)上看，平面商標(biāo)和商品形狀商標(biāo)在視覺上存在較大差異。前者屬于二維平面標(biāo)志;后者則是占據(jù)一定立體空間的三維標(biāo)志。消費(fèi)者在認(rèn)牌購物過程中，雖然可能會認(rèn)為使用平面商標(biāo)商品形狀的商品與平面商標(biāo)專用權(quán)人可能會存在直接或間接的聯(lián)系，進(jìn)而發(fā)生混淆，但由于商品形狀除了區(qū)別來源功能，往往還具有吸引消費(fèi)者等其他功能，消費(fèi)者往往不會認(rèn)為商品外形與平面商標(biāo)是等同的，有的可能也不會馬上聯(lián)想到平面商標(biāo)的存在。

其次，從商標(biāo)法的保護(hù)條件看，平面商標(biāo)和商品形狀立體商標(biāo)受到保護(hù)的條件是不同的。某個平面標(biāo)志雖然符合申請注冊平面商標(biāo)的條件，但并不必然可以作為商品形狀注冊立體商標(biāo)，仍然需要接受非功能性的審查。權(quán)利人享有平面商標(biāo)的專用權(quán)，并不意味著對使用平面商標(biāo)的商品形狀也享有專用權(quán)，權(quán)利人必須另行申請立體商標(biāo)注冊。而如果平面商標(biāo)和商品形狀商標(biāo)屬于相同的商標(biāo)，權(quán)利人便可以基于平面商標(biāo)直接享有使用相關(guān)商品形狀立體商標(biāo)的權(quán)利，這與商標(biāo)法的規(guī)定是不相符合的。因此，平面商標(biāo)和立體商標(biāo)并不是相同的商標(biāo)。

綜上，將平面商標(biāo)用作商品的形狀進(jìn)行立體化使用的行為雖然構(gòu)成商標(biāo)使用行為，但由于這種使用不屬于在相同商品上使用相同商標(biāo)，不滿足假冒注冊商標(biāo)罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。但由于海-寶形象既受到著作權(quán)的保護(hù)，又受到商標(biāo)權(quán)的保護(hù)，在被告人的行為符合侵犯著作權(quán)罪構(gòu)成要件的情況下，法院以侵犯著作權(quán)罪追究被告人的刑事責(zé)任是正確的。(文中人名均為化名)

相關(guān)法律：

假冒注冊商標(biāo)罪，是指違反國家商標(biāo)管理法規(guī)，未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，具有下列情形之一的，屬于刑法第二百一十三條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)當(dāng)以假冒注冊商標(biāo)罪判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

(一)非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的;(二)假冒兩種以上注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;

(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

具有下列情形之一的，屬于刑法第二百一十三條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”