江蘇省高級人民法院
民事判決書

(2006)蘇民三終字第0146號

上訴人（原審被告）姜堰市榮昌食品添加劑有限公司，住所地江蘇省姜堰市婁莊鎮(zhèn)人民路52號。
法定代表人朱學(xué)根，該公司董事長。
委托代理人張一軍，江蘇擎天柱律師事務(wù)所姜堰分所律師。
委托代理人潘如東，江蘇擎天柱律師事務(wù)所姜堰分所律師。
被上訴人（原審原告）江蘇新星食品添加劑有限公司，住所地江蘇省姜堰市白米鎮(zhèn)曹新路3號。
法定代表人張順榮，該公司董事長。
上訴人姜堰市榮昌食品添加劑有限公司（以下簡稱榮昌公司）因與被上訴人江蘇新星食品添加劑有限公司（以下簡稱新星公司）商標權(quán)侵權(quán)糾紛一案，不服江蘇省泰州市中級人民法院（2004）泰中民三初字第4號民事判決，向本院提起上訴。本院于2006年10月23日立案受理，并依法組成合議庭，于2006年11月21日公開開庭審理了本案。榮昌公司委托代理人張一軍、潘如東到庭參加訴訟。新星公司經(jīng)本院傳票傳喚無正當理由未到庭，本院依法對其缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審新星公司訴稱：我公司于1996年10月申請注冊“新星”注冊商標專用權(quán)，于1997年10月28日獲得核準。1996年11月，榮昌公司的前身姜堰市食品化工廠向國家商標局亦申請注冊“新星”商標，于1997年11月21日獲得核準。現(xiàn)榮昌公司的 “新星”注冊商標已經(jīng)被依法撤銷，榮昌公司應(yīng)當承擔(dān)商標侵權(quán)民事責(zé)任。請求判令：榮昌公司立即停止使用“新星”商標；立即銷毀含有“新星”商標文字、圖形標識、瓶貼、包裝物、說明書、合格證、宣傳資料和其他文件及實物等；立即停止銷售標注“新星”商標的產(chǎn)品；賠償經(jīng)濟損失723000元；賠償律師費 20000元。
榮昌公司辯稱：我公司對原 “新星”注冊商標在其存續(xù)期間的使用合法有效，并未侵犯新星公司“新星”注冊商標專用權(quán)，不構(gòu)成商標侵權(quán)。新星公司的訴訟請求沒有法律依據(jù)，請求駁回其訴訟請求。
一審法院經(jīng)審理查明：
1、姜堰市新星食品添加劑廠原名泰縣新星食品添加劑廠，成立于1992年8月，系村辦集體所有制企業(yè)。 1995年5月該企業(yè)變更名稱為姜堰市新星食品添加劑廠。1998年2月姜堰市新星食品添加劑廠因改制成為個人獨資企業(yè)，改制前的企業(yè)被依法注銷，但仍沿用改制前的企業(yè)名稱。2001年9月8日，姜堰市新星食品添加劑廠再次改制，成立新星公司，從事食品添加劑制造、加工、自銷。2002年12月，姜堰市新星食品添加劑廠經(jīng)清算后被依法注銷。
1997年10月28日，國家商標局核準頒發(fā)了第1122210號商標注冊證（以下簡稱新星公司“新星”注冊商標），注冊人為姜堰市新星食品添加劑廠，核定使用商品為第1類食品添加劑，注冊有效期為1997年10月28日至2007年10月27日。該注冊商標為文字加圖形商標，文字為漢字“新星”，文字下方是“新星”的漢語拼音，漢字“新星”位于一半圓弧線下方，漢語拼音呈弧狀，與弧線構(gòu)成一個圓形。2002年 4月23日，經(jīng)國家商標局核準，該商標變更注冊人為新星公司。
2、姜堰市食品化工廠原名為泰縣食品化工廠，成立于1990年6月，1994年9月變更企業(yè)名稱為姜堰市食品化工廠。后因企業(yè)改制，姜堰市食品化工廠被依法注銷，并于2001年9月新設(shè)成立了榮昌公司，從事食品添加劑等的制造、自銷。
1997年11月21日，國家商標局核準頒發(fā)了第1128380號商標注冊證（以下簡稱榮昌公司“新星”商標），注冊人為姜堰市食品化工廠，核定使用商品為第3類食品香精、香料，注冊有效期為1997年11月21日至2007年11月20日。該商標為文字加圖形商標，文字為漢字“新星”，文字下方是“新星”的漢語拼音，該漢字和拼音位于一橢圓中間，一五角星位于該橢圓形正上方，五角星一半在橢圓形內(nèi)，一半在橢圓形外。2002年12月17日，經(jīng)國家商標局核準，該商標變更注冊人為榮昌公司。
3、1998年3月17日姜堰市新星食品添加劑廠作為申請人，向國家商標評審委員會對榮昌公司“新星”商標提出撤銷注冊不當申請。2004年11月，國家商標評審委員會以“爭議商標指定使用的‘食用香精、香料’商品與引證商標指定使用的‘食品添加劑’商品的用途、銷售渠道、消費對象接近，屬于類似商品，爭議商標與引證商標的漢字、拼音完全相同，圖形造型接近，兩商標指定使用在食用香精、香料與食品添加劑商品上容易引起消費者的混淆、誤認，構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標”為由，做出了商評字[2004]第5697號關(guān)于榮昌公司“新星”商標爭議裁定書，對榮昌公司“新星”商標在“食用香精、香料”商品上的注冊予以撤銷。后榮昌公司不服該裁定，以國家商標評審委員會為被告，提起行政訴訟，要求撤銷[2004]第 5697號商標爭議裁定書。北京市第一中級人民法院經(jīng)審理，駁回了榮昌公司的訴訟請求。榮昌公司不服該判決，提起上訴。北京市高級人民法院終審行政判決駁回上訴，維持原判。
4、庭審中，榮昌公司陳述自北京市高級人民法院終審行政判決作出后，其在生產(chǎn)銷售過程中已不再使用“新星”標識，對此，新星公司不持異議。
5、庭審中，新星公司對于損害賠償數(shù)額的計算方法進行了陳述，即根據(jù)榮昌公司在國家商標評審委員會的答辯中關(guān)于“六年銷售近7000萬元”的表述，其只取侵權(quán)持續(xù)的1997年至2004年的兩年銷售額為基數(shù)，按照江蘇省食品添加劑行業(yè)平均利潤率3.107%進行計算，并加上新星公司需要支出的律師代理費20000元。但就3.107%的江蘇省行業(yè)平均利潤率新星公司并未能提供證據(jù)加以佐證，新星公司也承認律師代理費20000元尚未支付。
一審的爭議焦點是：榮昌公司對于其“新星”商標在被依法撤銷前的使用是否侵害了新星公司“新星”注冊商標專用權(quán)，并由此產(chǎn)生侵權(quán)的法律后果。
一審法院認為：
榮昌公司在其“新星”商標被撤銷前的使用侵犯了新星公司“新星”注冊商標專用權(quán)。理由如下：
根據(jù)本案雙方當事人所取得的商標注冊證上記載的核定商品使用范圍，新星公司的“新星”商標為“第1類食品添加劑”，榮昌公司的“新星”商標為“第3類食品香精、香料”。雖然兩個“新星”注冊商標核定商品使用范圍的類別不同，但“食品香精、香料”從文字意義上屬于 “食用添加劑”所包含和延及的內(nèi)容范圍，故新星公司和榮昌公司在使用分別獲得核準的“新星”注冊商標時，因核準使用商品的范圍在內(nèi)容上產(chǎn)生了重疊而產(chǎn)生了權(quán)利沖突。本案榮昌公司原享有的“新星”商標因新星公司所享有的“新星”商標核準注冊在先，屬于在近似商品使用類別上的重疊注冊，系屬不當注冊。本案中，兩個“新星”注冊商標的權(quán)利沖突已經(jīng)依法律程序得以解決，榮昌公司原經(jīng)核準注冊的“新星”商標被依法撤銷，該撤銷產(chǎn)生了榮昌公司“新星”商標專用權(quán)效力自始不存在的法律后果。

商標法第五十二條第（一）項規(guī)定：未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似服務(wù)上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，屬于侵犯注冊商標專用權(quán)。根據(jù)法律規(guī)定，首先，在商標侵權(quán)訴訟中，判斷是否侵權(quán)并非以被控實施侵害行為所指向的商標是否為注冊商標為構(gòu)成要件，而是以商標之間是否構(gòu)成相同和近似，是否在同一種商品或者類似服務(wù)上使用為判斷標準。其次，在本案中，新星公司使用“新星”商標用于食品添加劑的生產(chǎn)銷售，而榮昌公司使用“新星”商標也從事食用香精、香料的生產(chǎn)銷售，雙方將各自“新星”商標使用于極其近似的產(chǎn)品類別中。雙方的商標均屬于文字加圖形的商標。其中的文字完全相同，均為漢字“新星”和“新星”二字的漢語拼音，二者的區(qū)別在于文字和拼音的字體以及作為商標組合內(nèi)容的圖形不同。對于文字加圖形的組合商標，文字內(nèi)容和文字意義往往成為商標識別性和特殊性最顯著的特征。在兩商標中涉及的文字內(nèi)容完全相同的情況下，普通消費者不會因為商標組合內(nèi)容的圖形不同而將兩個商標相區(qū)分。第三，因為雙方的住所地位于同一行政區(qū)劃，故即使存在知曉有兩種“新星”食品添加劑、食用香精、香料等產(chǎn)品的消費者，在其不特別注意且特別記憶的情況下，也極易對二者的來源產(chǎn)生混淆或者誤認，認為它們是同一廠家生產(chǎn)或者銷售的產(chǎn)品，或者認為兩者之間存在某種聯(lián)系。據(jù)此，一審法院認定榮昌公司與新星公司分別使用的帶有“新星”漢字的商標為近似商標，榮昌公司的行為應(yīng)當確認為侵權(quán)行為。
關(guān)于榮昌公司應(yīng)否承擔(dān)損害賠償責(zé)任問題。一審法院認為，雖然新星公司在庭審中未主張榮昌公司目前仍在使用已被撤銷的“新星”商標，但榮昌公司對使用商標的既往行為存在過錯。即使榮昌公司在申請注冊和取得注冊時并不知曉新星公司的“新星”商標在“第1類食品添加劑”上已經(jīng)核準取得了注冊商標專用權(quán)，但在1998年3月17日國家商標評審委員會對榮昌公司“新星”商標撤銷注冊程序啟動后，榮昌公司及其前身企業(yè)都應(yīng)當知道其“新星”商標的使用已經(jīng)發(fā)生了不當注冊爭議。在該爭議未解決期間，榮昌公司應(yīng)當對其“新星”商標負有審慎使用的義務(wù)，避免在市場環(huán)境中產(chǎn)生更大范圍的混淆或者誤認，減小可能給在先權(quán)利人造成的損害。據(jù)此，榮昌公司對其“新星”商標在撤銷前的使用因主觀上存在過錯，應(yīng)當承擔(dān)侵犯新星公司注冊商標專用權(quán)的賠償責(zé)任。
就榮昌公司應(yīng)當承擔(dān)的具體賠償額，一審法院認為，新星公司就損害賠償提出的證據(jù)，因2001年、2002年度資產(chǎn)損益表的內(nèi)容系新星公司自制形成，并未得到榮昌公司的確認，故資產(chǎn)損益表不能成為計算損害賠償數(shù)額的依據(jù)。而3.107%的江蘇添加劑行業(yè)平均利潤率系新星公司從網(wǎng)絡(luò)中獲得，該數(shù)據(jù)并未得到有關(guān)資質(zhì)部門的正式確認，故其同樣不能成為計算損害賠償額的依據(jù)。因新星公司提供的證據(jù)不能證明其侵權(quán)受損或者榮昌公司的侵權(quán)獲利，一審法院根據(jù)榮昌公司在注冊、使用有關(guān)商標標識時的主觀過錯程度并綜合其行為的性質(zhì)、期間、后果、產(chǎn)生影響的區(qū)域范圍、新星公司的合理支出等因素，確定本案榮昌公司應(yīng)當承擔(dān)的損害賠償責(zé)任為人民幣50000元。
綜上，一審法院依照《中華人民共和國商標法》第三條第一款、第五十一條、第五十二條第（一）項、第五十六條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條、第十六條之規(guī)定，作出判決：一、自判決生效之日起，榮昌公司在生產(chǎn)、經(jīng)營活動中不得以任何形式再行使用第1122210號“新星”注冊商標；二、自判決生效之日起十日內(nèi)，榮昌公司賠償新星公司損失人民幣50000元；三、駁回新星公司的其他訴訟請求。案件受理費12440元，其他訴訟費用500元，合計12940元，由榮昌公司負擔(dān)（此款新星公司已墊付，榮昌公司于履行上述給付義務(wù)時逕交新星公司）。
榮昌公司不服一審判決，向本院提起上訴。請求二審依法撤銷一審判決，駁回新星公司要求其承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任的訴訟請求。其主要上訴理由是一審判決適用法律錯誤。1、一審認定榮昌公司的行為構(gòu)成商標侵權(quán)缺乏法律依據(jù)。該認定違反了法律關(guān)于民事侵權(quán)行為構(gòu)成要件的規(guī)定，民事侵權(quán)行為的構(gòu)成要件之一是行為的違法性。榮昌公司在自已的“新星”商標被撤銷前，依法使用自已的注冊商標是一種合法行為，不構(gòu)成商標侵權(quán)。2、一審認定在不當注冊爭議未解決期間，榮昌公司對其“新星”商標負有審慎使用的義務(wù)缺乏法律依據(jù)。在爭議商標未被依法撤銷前，榮昌公司對該商標的使用權(quán)受法律保護，使用該商標主觀上并不存在任何過錯。
本案二審的爭議焦點是：1、榮昌公司對其“新星”商標被撤銷之前的使用是否構(gòu)成商標侵權(quán)；2、如果構(gòu)成侵權(quán)，榮昌公司應(yīng)否承擔(dān)賠償責(zé)任。
在本院二審中，榮昌公司對一審查明的事實無異議，在此本院予以確認。
本院認為：
榮昌公司未經(jīng)商標權(quán)人許可，在類似商品上使用與新星公司“新星”注冊商標相近似的商標，構(gòu)成商標侵權(quán)，應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任包括賠償責(zé)任。理由是：
（一）榮昌公司的“新星”商標被依法撤銷后，榮昌公司因此而喪失之前對注冊商標使用的正當性。本案中，國家商標評審委員會在有關(guān)撤銷榮昌公司“新星”商標爭議裁定書中，已經(jīng)確認榮昌公司與新星公司分別注冊的“新星”商標所核定使用的商品范圍，在商品用途、銷售渠道、消費對象上接近，屬于類似商品；兩個商標的漢字、拼音完全相同，圖形造型接近，指定使用在食用香精、香料與食品添加劑商品上容易引起消費者的混淆、誤認，屬于使用在類似商品上的近似商標。國家商標評審委員會據(jù)此作出了撤銷裁定，該裁定并經(jīng)相關(guān)法院終審行政判決予以維持。就撤銷注冊商標的法律后果而言，商標法實施條例第三十六條明確規(guī)定：“依照商標法第四十一條的規(guī)定撤銷的注冊商標，其商標專用權(quán)視為自始不存在。”
（二）榮昌公司的商標侵權(quán)行為主要表現(xiàn)為未經(jīng)商標權(quán)人許可，擅自使用他人的注冊商標。商標法第五十二條第（一）項規(guī)定：“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”，屬于侵犯注冊商標專用權(quán)。本案中，因榮昌公司的“新星”商標被依法撤銷，且視為自始不存在，故榮昌公司之前的使用行為，在性質(zhì)上屬于未經(jīng)商標權(quán)人許可，在類似商品上使用與新星公司“新星”注冊商標相近似的商標，該行為具有違法性，符合商標法所規(guī)定的商標侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。
（三）對“新星”商標被撤銷之前的使用，榮昌公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任包括賠償責(zé)任。榮昌公司認為，在榮昌公司的“新星”商標被撤銷前，其依法使用自已的注冊商標是一種合法行為，主觀上不存在任何過錯，不構(gòu)成商標侵權(quán)，且不應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。本院認為，榮昌公司的上述訴訟主張得以成立的前提是，其使用行為屬于合法使用。而在本案中，榮昌公司的“新星”商標已被撤銷，且被視為自始不存在，其合法使用“新星”商標的法律基礎(chǔ)已經(jīng)喪失，故其關(guān)于不應(yīng)當承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任特別是賠償責(zé)任的主張難以成立。本院認為，榮昌公司與新星公司屬于同一區(qū)域的同業(yè)競爭者。兩個企業(yè)同時生產(chǎn)、銷售“新星”牌食品添加劑，足以造成相關(guān)公眾的混淆，并給新星公司造成一定的損失。一審法院判決榮昌公司承擔(dān)5萬元賠償責(zé)任，所確定的賠償數(shù)額與榮昌公司的侵權(quán)行為性質(zhì)相當，已經(jīng)考慮到了榮昌公司申請注冊其“新星”商標的具體情形，該實體處理結(jié)果并無不當。
綜上，榮昌公司的上訴請求和理由不能成立，本院不予支持。一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費12440元，其他訴訟費200元，合計12640元，由榮昌公司負擔(dān)。
本判決為終審判決。

審　判　長　宋　健
代理審判員　顧　韜
代理審判員　陳芳華

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二○○六年十二月十四日

書　記　員　黃 茜