中華人民共和國上海市高級人民法

民事判決書

?（2005）滬高民三（知）終字第86號

上訴人（原審被告）寶麗（寧波）風(fēng)動工具有限公司，住所地中華人民共和國浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝工業(yè)區(qū)。

法定代表人施顯群，該公司總經(jīng)理。

???? 委托代理人張建立，浙江富林律師事務(wù)所律師。

委托代理人周泳，浙江富林律師事務(wù)所律師。

被上訴人（原審原告）阿耐思特巖田株式會社，地址日本國東京都? 谷區(qū)惠比壽南一丁目9番14號。

法定代表人森本潔，社長。

委托代理人汪瑜，上海市一平律師事務(wù)所律師。

原審被告上海大東海綜合商社股份有限公司，住所地中華人民共和國上海市北京東路649???? 號。

法定代表人朱盛齊，該公司董事長。

委托代理人蔡仲年，男，上海新興篩網(wǎng)五金商店經(jīng)理，住中華人民共和國上海市橫浜路176弄2號501室。

原審被告上海新興篩網(wǎng)五金商店，住所地中華人民共和國上海市北京東路485號。

負(fù)責(zé)人蔡仲年，該店經(jīng)理。

上訴人寶麗（寧波）風(fēng)動工具有限公司（以下簡稱寶麗公司）因專利侵權(quán)糾紛一案，不服上海市第二中級人民法院（2004）滬二中民五（知）初字第265???? 號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，于2005年11月28日公開開庭審理了本案。上訴人寶麗公司的委托代理人張建立，被上訴人阿耐思特巖田株式會社（以下簡稱巖田株式會社）的委托代理人汪瑜，原審被告上海大東海綜合商社股份有限公司（以下簡稱大東 海公司）的委托代理人及原審被告上海新興篩網(wǎng)五金商店（以下簡稱新興商店）的負(fù)責(zé)人蔡仲年到庭參加訴訟。因?qū)汒惞鞠驀抑R產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會遞交了專利權(quán)無效宣告請求書，請求宣告涉案專利權(quán)無效，并被受理，故本院于2005年12月15日裁定中止訴訟。針對寶麗公司的請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于2006年9月28日作出第8714號無效宣告請求審查決定，因此本院于2006年11月9日恢復(fù)本案的審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審法院經(jīng)審理查明：巖田株式會社于1997年6月24日向我國專利局申請了“噴槍”外觀設(shè)計(jì)專利，并于????? 1998年4月23日被授予專利權(quán)，專利號為ZL97315589.2。同年7月29日，我國專利局對該專利進(jìn)行了授權(quán)公告。根據(jù)專利公告中的附圖顯示：噴槍上部系掛鉤，掛鉤呈上窄下寬的彎鉤狀，掛鉤一側(cè)的邊線從槍體與扳機(jī)連接處開始以弧線垂直向上再彎曲成彎鉤，另一側(cè)的邊線從連接槍體處開始平緩向上再以 弧線構(gòu)成彎鉤；與噴嘴相連接一端的槍體一側(cè)有涂料接頭，涂料接頭處的槍體外部輪廓線由水平直線過渡為略向扳機(jī)傾斜的斜線；噴嘴與槍體連接處一側(cè)的輪廓線是小于半圓的弧形，另一側(cè)的輪廓線則由圓形與內(nèi)凹曲線組成；槍體近扳機(jī)處有覆蓋閥軸的檔罩，檔罩的下部邊緣與槍體握把邊緣的斜線呈鈍角；槍體握把一側(cè)涂料調(diào) 節(jié)旋鈕的下方有扁平的向外突起，突起的厚度較薄，寬度小于涂料調(diào)節(jié)旋鈕，上部輪廓線為水平直線，下部輪廓線由外凸曲線和內(nèi)凹曲線構(gòu)成；槍體握把內(nèi)側(cè)有用弧線將兩條水平直線和一條斜線連接起來的圖案，外部邊緣有7個(gè)相同的長方形凹槽；槍體最下方錯(cuò)落排列著空氣調(diào)節(jié)器和空氣接頭。

寶麗公司制造、銷售了R－100型、R－200型噴槍，R－100型噴槍包括R－100－S（該款噴槍已另案處理）及R－100－G兩種款式，R－???? 200型噴槍包括R－200－S（該款噴槍已另案處理）及R－200－G兩種款式。2003年5月12日，巖田株式會社向?qū)汒惞景l(fā)出律師函，表示：寶麗公司制造、銷售的R－100型噴槍與巖田株式會社的外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品相近似，寶麗公司的行為已侵犯了巖田株式會社的專利權(quán)，巖田株式會社要求寶麗公司在七日內(nèi)承諾停止侵權(quán)。同年6月5日，寶麗公司回函表示:如果寶麗公司無意中侵犯了巖田株式會社的專利權(quán)，寶麗公司深表歉意，為保持友好往來，寶麗公司已停止生產(chǎn)、銷售原有R－100型噴槍外形及廢除現(xiàn)存模具。2004年3月11日，巖田株式會社與寶麗公司簽訂了一份《會談紀(jì)要》，達(dá)成如下一致意見:寶麗公司銷毀與巖田株式會社外觀設(shè)計(jì)專利相近似的R－100型、R－200型及R－400型噴槍的模具；寶麗公司同意通過其 總經(jīng)銷商全面回收尚留在市場中的上述噴槍，兩周后將回收情況通報(bào)巖田株式會社，并就如何銷毀回收的噴槍進(jìn)行具體協(xié)商等。之后，寶麗公司制造了改款后的R－ 100型、R－200型噴槍，R－100型噴槍包括R－100－???? S（該款噴槍已另案處理）及R－100－G兩種款式，R－200型噴槍包括R－200－S （該款噴槍已另案處理）及R－200－G兩種款式。

新興商店系大東海公司下屬分支機(jī)構(gòu)，領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照。2003年1月1日，新興商店與案外人上海穗行五金工具有限公司簽訂了一份《商品進(jìn)貨協(xié)議書》，約定上海穗行五金工具有限公司自2003年1月1日起至2004年12月31日止向新興商店提供寶麗噴槍。

2004年7月???? 29日，巖田株式會社從新興商店處購買了改款前的R－100－G噴槍一把，售價(jià)為人民幣600元，包裝盒內(nèi)標(biāo)注的日期為2003年11月24日。

2004年8月16日，根據(jù)巖田株式會社委托代理人的申請，上海市黃浦區(qū)第一公證處在新興商店處購買了改款前的R－100－G噴槍一把，售價(jià)為人民幣450元，包裝盒內(nèi)標(biāo)注的日期為2003年11月24日。新興商店出具了大東海公司的發(fā)票，并在發(fā)票上加蓋了新興商店的印章。上海市黃浦區(qū)第一公證處對所購噴槍拍照后予以封存。同月19日，上海市黃浦區(qū)第一公證處出具了（2004）滬黃一證經(jīng)字第7769號公證書。

???? 2005年1月17日，原審法院在寶麗公司處保全了改款后的R－100－G、R－200－G噴槍樣品各一把及相關(guān)財(cái)務(wù)帳冊。將上述噴槍樣品的包裝盒及說明書與前述巖田株式會社購買的噴槍的包裝盒及說明書相比對，可以看出，除了包裝盒上系分別按照改款前后的R－ 100－S、R－200－S噴槍印制外觀圖以外，包裝盒的裝潢、標(biāo)注的商標(biāo)等及說明書的內(nèi)容均相同，制造單位均標(biāo)注為：“PRONA INDUSTRIES CO.,LTD.”。此外，說明書上所印制的均為改款前的R－100－S、R－200－S噴槍的外觀圖。

一審?fù)徶校?jīng)當(dāng)庭勘驗(yàn)，各方當(dāng)事人對于寶麗公司制造的改款前及改款后的R－200－G噴槍在外觀上與相應(yīng)的 R－100－G噴槍相同，僅在尺寸上對于后者進(jìn)行了整體放大，表示沒有異議。經(jīng)比對巖田株式會社外觀設(shè)計(jì)專利公告中的附圖與寶麗公司制造的上述系爭噴槍，可以看出，改款前的???? R－100－G、R－200－G噴槍的主要外形特征與巖田株式會社專利基本相同，但改款前的R－100－G、R－200－G噴槍與巖田 株式會社專利亦存在以下不同點(diǎn)：1、系爭噴槍涂料接頭處的槍體外部輪廓線沒有直接由水平直線過渡為略向扳機(jī)傾斜的斜線，而是先過渡為垂直線，再到水平直 線；2、系爭噴槍槍體握把內(nèi)側(cè)沒有由線條組成的圖案，而是有一個(gè)凹槽，凹槽的邊線由水平直線和斜線連接而成，槍體握把的外部邊緣自上而下有9個(gè)相同的長方 形凹槽和2個(gè)較長的長方形凹槽。

改款后的R－100－G、R－200－G噴槍的主要外形特征與巖田株式會社專利基本相同，但與巖田株式會社專利相比較，除了在涂料接頭處的槍體外部輪廓線、槍體握把外部邊緣的長方形凹槽的數(shù)量和形狀上亦存在上述不同之處以外，還存在以下不同點(diǎn)：1、系爭噴槍上部 的掛鉤雖然也呈上窄下寬的彎鉤狀，但掛鉤下部的寬度略窄，掛鉤的彎曲程度略大；2、系爭噴槍涂料調(diào)節(jié)旋鈕所在的槍體平面略高于噴面調(diào)節(jié)器所在的槍體平面； 3、系爭噴槍握把內(nèi)側(cè)沒有圖案。

原審法院認(rèn)為：通過對巖田株式會社外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)時(shí)公告的主視圖、后視圖、左、右視圖、俯視圖、仰視圖、立體圖與上述系爭噴槍的相應(yīng)部位進(jìn)行比較后，可以看出，改款前的系爭???? R－100－G、R－200－G噴槍主要在涂料接頭處的槍體外部輪廓線、槍體握把外部邊 緣的長方形凹槽的數(shù)量和形狀上與巖田株式會社專利存有不同之處，其余外形特征與巖田株式會社專利基本相同；改款后的系爭R－100－G、R－200－G噴 槍除了具有上述改款前的系爭噴槍與巖田株式會社專利的不同之處以外，相對于巖田株式會社專利主要還存在以下不同點(diǎn)：即掛鉤下部的寬度略窄、掛鉤的彎曲程度略大、噴槍涂料調(diào)節(jié)旋鈕所在的槍體平面略高于噴面調(diào)節(jié)器所在的槍體平面、系爭噴槍握把內(nèi)側(cè)沒有圖案。改款后的系爭噴槍的其余外形特征與巖田株式會社專利基 本相同。盡管改款前及改款后的系爭噴槍與巖田株式會社專利具有上述差別，但上述差別僅存在于次要的和局部的設(shè)計(jì)部位，相對于巖田株式會社專利僅是細(xì)節(jié)的區(qū)別，對于產(chǎn)品的整體視覺效果不具有顯著的影響，改款前及改款后的系爭噴槍與巖田株式會社專利在外觀上的整體印象相近似，一般消費(fèi)者施以普通注意力容易產(chǎn)生 混淆。因此，確認(rèn)改款前及改款后的系爭R－100－G、R－200－G噴槍的外觀與巖田株式會社的專利相近似，上述系爭噴槍落入巖田株式會社專利權(quán)的保護(hù)范圍，是侵犯巖田株式會社外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的侵權(quán)產(chǎn)品。

外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、銷售其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品，否則即構(gòu)成對專利權(quán)的侵犯。寶麗公司未經(jīng)巖田株式會社許可制造、銷售的改款前及改款后的R－100－G、R－???? 200－G噴槍均落入了巖田株式會社外觀 設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍，寶麗公司構(gòu)成對巖田株式會社專利權(quán)的侵犯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害、賠償損失的民事責(zé)任。鑒于巖田株式會社放棄要求新興商店及大東海公司承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任，于法無悖，予以準(zhǔn)許，但新興商店仍應(yīng)承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任。

巖田株式會社還主張新興商店銷售了R－200－G侵權(quán)噴槍，對此，新興商店予以了否認(rèn)，僅承認(rèn)其銷售過R－ 100－G侵權(quán)噴槍，而巖田株式會社又未能提供證據(jù)證明其主張，故對于巖田株式會社要求新興商店停止銷售R－200－G侵權(quán)噴槍的訴請，不予支持，新興商店僅應(yīng)對其銷售R－100－G侵權(quán)噴槍的行為，承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任。至于巖田株式會社要求寶麗公司收回市場上尚未銷售的侵權(quán)噴槍，銷毀侵權(quán)噴槍的樣本等宣傳資料及制造模具，因該請求并非法律所規(guī)定的承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的方式，故對巖田株式會社的該項(xiàng)請求，不予支持。

鑒于從寶麗公司處保全的財(cái)務(wù)帳冊中未能反映寶麗公司制造R－200－S噴槍的情況，且財(cái)務(wù)帳冊中亦未將各款噴槍的制造及銷售情況分別記載，故應(yīng)認(rèn)為上述財(cái)務(wù)帳冊并不完整，對寶麗公司的非法獲利難以查清。鑒于巖田株式會社亦未能提供其實(shí)際損失的相關(guān)證據(jù)，對于寶麗 公司經(jīng)濟(jì)賠償?shù)木唧w數(shù)額，將酌情予以確定。綜合考慮專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)、巖田株式會社因調(diào)查、制止侵權(quán)所支付的合理費(fèi)用、合理的律師費(fèi)等因素，對于巖田株式會社要求寶麗公司賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣???? 3萬元的訴訟請求，予以支持。

據(jù)此，依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第(一)項(xiàng)、第(七)項(xiàng)、《中華人民共和國專利法》第十 一條第二款、第五十六條第二款、第六十三條第二款、《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第二條第三款、最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十一條、第二十二條之規(guī)定，判決：一、寶麗公司、新興商店應(yīng)停止對巖田株式會社享有的名稱為“噴槍”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)（專利號為 ZL97315589.2）的侵害；二、寶麗公司應(yīng)在判決生效之日起十日內(nèi)向巖田株式會社賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣3萬元；三、對巖田株式會社的其余訴訟請求不 予支持。一審案件受理費(fèi)人民幣1,210元及技術(shù)咨詢費(fèi)人民幣750元，由寶麗公司負(fù)擔(dān)。

寶麗公司不服一審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決，依法駁回被上訴人的所有訴訟請求。上訴人寶麗公司上訴的主要理由是：上訴人寶麗公司制造銷售的R－100－G噴槍和R－200－G噴槍是其利用公知設(shè)計(jì)與必備部件設(shè)計(jì)制造的，沒有侵犯巖田株式會社的涉案 外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。從噴槍特定行業(yè)內(nèi)部的消費(fèi)者角度看，寶麗公司制造銷售的噴槍與巖田株式會社專利外觀設(shè)計(jì)既不相同也不相似。作為本案原告的巖田株式會社在起訴時(shí)僅僅是起訴寶麗公司改款前的噴槍，沒有起訴改款后的噴槍，一審法院擅自擴(kuò)大了審理范圍。一審法院從寶麗公司處保全的財(cái)務(wù)帳冊完整，即使侵權(quán)成立，也 應(yīng)該按照寶麗公司的獲利數(shù)額確定賠償數(shù)額。?????

被上訴人巖田株式會社辯稱，外觀設(shè)計(jì)與必備要件無關(guān)，將外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)范圍限定成噴槍必備構(gòu)件的具體外觀是錯(cuò)誤的。一審中，寶麗公司的所謂“消費(fèi)者”證人非噴槍的一般消費(fèi)者，而是銷售噴槍的商店的店員，當(dāng)屬專業(yè)人員。根據(jù)一審訴訟請求，一審法院審理程序不存在錯(cuò)誤。賠償數(shù)額還應(yīng)包括權(quán)利人為主張其權(quán)利而開銷的費(fèi)用。

原審被告大東海公司無答辯意見。

原審被告新興商店無答辯意見。

二審中，上訴人寶麗公司向本院提供了1份證據(jù)材料,即寧波誠源專利事務(wù)所檢索得到的英文英國外觀設(shè)計(jì)專利文獻(xiàn) 一份，該份證據(jù)材料要證明寶麗公司使用的是公知設(shè)計(jì)。經(jīng)質(zhì)證，被上訴人巖田株式會社認(rèn)為該份證據(jù)材料是外文，沒有中文翻譯，該份證據(jù)材料所顯示的外觀設(shè)計(jì)與涉案專利外觀設(shè)計(jì)不相同，且其是從網(wǎng)上下載，沒有經(jīng)過公證，對該份證據(jù)材料不予認(rèn)可。原審被告大東海公司沒有質(zhì)證意見。原審被告新興商店沒有質(zhì)證意見。?????

本院認(rèn)為，上訴人寶麗公司提供的該份外文證據(jù)材料沒有相應(yīng)的中文譯文，不符合證據(jù)的形式要件要求，故對該份證據(jù)材料不予采納。

二審中，被上訴人巖田株式會社、原審被告大東海公司及原審被告新興商店均未向本院提供證據(jù)材料。

經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定的事實(shí)基本屬實(shí)。另根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會第8714號無效宣告請求審查決定查明，涉案外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被宣告無效。

本院認(rèn)為：由于涉案外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被宣告無效，被上訴人巖田株式會社已喪失指控他人侵犯其專利權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)。故無論寶麗公司上訴請求所依據(jù)的事實(shí)與理由是否能夠成立，巖田株式會社指控寶麗公司、大東海公司及新興商店侵犯涉案外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的主張均不能成立。上訴 人寶麗公司的上訴請求應(yīng)予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：

???? 一、撤銷上海市第二中級人民法院（2004）滬二中民五（知）初字第265號民事判決。

二、駁回阿耐思特巖田株式會社的訴訟請求。

本案一審案件受理費(fèi)人民幣1,210元及技術(shù)咨詢費(fèi)人民幣750元，由被上訴人阿耐思特巖田株式會社負(fù)擔(dān)。本案二審案件受理費(fèi)人民幣1,210元，由被上訴人阿耐思特巖田株式會社負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

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審　判　長　朱丹
審　判　員　于金龍
審　判　員　張曉都

二○○六年十一月十三日

書　記　員　劉潔華

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