新商標法第五十九條第三款規定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”由此，商標法增設了商標在先使用抗辯制度，這一新規則在司法實踐中應如何解釋并適用，不無研究的必要。

一、在先使用抗辯適用屬地原則

知識產權最初系通過敕令授予的特權，其范圍亦受制于敕令的發布范圍。時至今日，知識產權的地域性并未喪失，商標權自不例外。一來，各國法律對商標保護的起點和條件有不同要求，有采注冊保護原則，有采使用保護原則，故在不同地域，商標專用權的產生方式不同。二來，無論是商標區分功能還是彰顯功能，其作用對象始終是相關公眾。同一標識在不同地域公眾心目中很可能有不同的認知程度，商標權地域性的客觀存在決定了商標權保護必須遵循屬地原則。那么商標權保護的屬地原則是否會延伸到商標權保護例外的情形呢?答案應該是肯定的。民事權利以其作用分類，可以分為請求權、支配權、形成權與抗辯權。請求權系要求他人為或不為一定行為的權利，而抗辯權恰是其對極，是阻卻請求權效力發生或使其歸于消滅的權利。據此，如果行使請求權須受制于屬地原則，那么出于權利行使對等實效的考慮，行使抗辯權也應作同樣限制。具體到商標權，允許在先使用商標對抗在后注冊商標只是對注冊保護原則的有限修正，并不撼動商標注冊保護原則的整體設計。注冊商標尚以屬地原則為限，若未注冊商標可主張善意使用，將嚴重破壞注冊制度，并導致利益失衡。因此，在先使用抗辯應解釋為受制于商標保護的屬地原則。

二、在先使用抗辯應考察持續使用情況

我國大陸地區的商標在先使用抗辯制度并未對在先使用商標是否持續使用作出明文規定，只是要求在先使用的商標“有一定影響”，如果出現在先使用某商標后多年不再使用，他人將其注冊為商標的情形，該如何處置呢?筆者認為，宜將商標在先使用解釋為在先持續使用。在先使用抗辯雖然未提及使用人主觀要件是否善意，但商標法第七條確立了誠實信用原則，根據體系解釋，原則上在先使用人亦受此約束。在先使用人若出于不再使用商標的意圖而停止使用商標在先，隨后又以曾經使用該商標而阻止他人注冊，該行為的反復是否符合誠實信用本有疑問。更重要的是，在先使用抗辯以商標具有一定影響為要件。通常而言，在先商標具有一定影響的效果與其持續使用的狀態是相呼應的，故商標具有一定影響的要件原則上本已暗含了持續使用的要求。當然，商標有一定影響并不必然推導出該商標仍處于持續使用狀態，但法律為何要為一個既不注冊又不使用的商標預留空間，不能不說這是一個值得思考的問題。未注冊商標弱保護是注冊保護原則下的必然結果，如果一個連續三年不使用的注冊商標都面臨被撤銷的結局，我們又有什么理由認為一個多年不使用的未注冊商標有其存在的必要，并構成一道阻止商標注冊的高墻呢?鑒此，商標在先使用宜解釋為在先持續使用。

三、在先使用商標之原使用范圍如何界定

根據在先使用抗辯制度，注冊商標專用權人無權禁止在先使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，其中“原使用范圍”如何界定則不無解釋余地，可以想見的解釋包括原使用的地域范圍、原生產經營規模或者原使用的商品(或服務，以下略)范圍等。如果將在先使用商標的范圍限定于原使用的地域范圍或經營規模，實際上是借鑒了專利法的思路。然而，與專利先用權抗辯專注于保護技術方案的財產價值不同，商標在先使用抗辯既涉及商標權人的利益又涉及消費者權益，并非地理區域或業務規模的限制可以解決，故宜將商標原使用范圍解釋為原使用的商品范圍。

首先，商標的基本功能在于區分商品來源，以此作為范圍限定與商標的功能相契合。商標的區分功能貫穿了整個商標法，注冊商標的核定使用范圍、近似商標及類似商品的界定、混淆可能性等一系列關鍵的制度設計無不以此為基準。在先使用抗辯自當同樣遵循這一架構。其次，商標注冊主義同樣鼓勵商標的使用。采行商標注冊主義并不否認商標的價值在于使用，在先使用之所以可以抗辯在后注冊的商標，其原理也在于此。從鼓勵商標使用的角度而言，似乎沒有理由將在先使用商標限定于原有的業務區域或規模。再次，附加區別標識足以解決商品來源區分的問題。在先使用抗辯獲得支持即意味著商標共存的結果，為免混淆，商標法已經在技術層面上采用了區別標識，只要該技術手段得以有效運用，相信可以打消混淆的疑慮。

四、區別標識應該以何種形式附加

商標法對于如何附加區別標識未設明文，但附加區別標識的具體形式不僅關系到商標權人之間利益平衡的實效，而且也涉及法律適用的統一，故有必要予以研究。筆者建議直接附加“本商品與某商標無關”的文字標識。從“區別標識”文義來看，只要足以區分商品來源即可認為滿足要求，但從實務操作來看，必須要有一種較為統一的裁判方式，而明示無關的方式顯得干凈利落。

首先，明示無關是最清晰的區分方法。個案的情況千差萬別，如果在原使用商標的基礎上另附其它文字、圖案或符號標識來進行區分，該附加符號的尺寸、位置甚至其附加本身是否足以區分商品來源，往往見仁見智，而附加明示無關的文字標識則以一種最為直接的方式撇清了兩者關系。其次，判令當事人附加其它標識易與意思自治原則相抵觸。商標法規定附加區別標識以區分為目的，但對區別標識的具體方式并不限定。在具體案件中，法官出于判決的可執行性考慮，勢必明定所附加標識的具體要求，但區別標識的附加方案并非獨一無二，因而判決方案具有選擇性。假設判決被告在其商標下方添加“※”標識，被告會質疑為何不在上方添加“☆”標識。此時，如果兩種附加方式都能達到區分功能，那么法官的具體選擇是否不適當地進入了被告意思自治的范疇則不無疑問。綜上所述，在先使用抗辯成立時，法院判令被告附加明示無關的標識，可謂明智之舉。

五、在先使用抗辯在程序法上如何應對

在先使用抗辯作為一項抗辯權，旨在對抗請求權。在商標侵權案件中，原告的訴訟請求常常是請求判令被告停止侵害、消除影響并賠償損失，而不包含請求被告附加區別標識。此時，若經法院審理，被告在先使用抗辯成立，不構成侵權，則法院判決即面臨兩難：若判決駁回原告訴訟請求，則原告不得不嗣后另訴被告附加區別標識，造成訴累(如果不論是否違反一事不再理原則);若直接判決附加區別標識，則超出原告訴訟請求范圍，有違不告不理原則和辯論原則。為此，不妨嘗試采用預備合并之訴。我國民事訴訟法上雖無預備合并之訴的制度設計，但原告提出預備合并之訴并不違反程序法的禁止性規定，且承認預備合并之訴完全符合程序法上處分權主義和糾紛一次性解決的價值追求。考慮到在先使用抗辯是商標法新設的制度，而民事訴訟法上沒有預備合并之訴的明文規定，故訴訟當事人一開始可能不知道如何運用規則行使權利，故法院審理中認為被告在先抗辯可能成立的，可以行使釋明權，使原告有機會在法庭上提出備位請求。法院則按照請求順序，依次審理原告的主備位請求，進行相應的言詞辯論，并依照各請求的構成要件分別作出判斷，認定侵權雖不成立但被告須附加區別標識的，則判令駁回停止侵害的主位請求，支持附加區別標識的備位請求。