廣東省高級人民法院
民事判決書
(2006)粵高法民三終字第283號

上訴人（原審被告）：佛山市南海區新順南陶瓷有限公司（下稱新順南公司），住所地佛山市南海區獅山鎮松崗石碣村(南國桃園西門對面)。
??? 法定代表人：關慶添，該公司總經理。
委托代理人：謝文、孫春林，廣東禪正律師事務所律師。
被上訴人（原審原告）：蒲鼎新，男，漢族，1 9 7 4年8月1 7日出生，住佛山市禪城區江灣三路13號。
委托代理人：陳建南，廣東古今來律師事務所律師。
委托代理人：何俊，廣東古今來律師事務所律師。
??? 被上訴人（原審原告）：佛山市金百陶建材有限公司（下稱金百陶公司），住所地佛山市禪城區江灣一路弼塘工商業區2 9號之一興業大廈4樓。
??? 法定代表人：柳偉峰，該公司總經理。
??? 委托代理人：陳建南，廣東古今來律師事務所律師。
??? 委托代理人：何俊，廣東古今來律師事務所職員。
上訴人新順南公司因與被上訴人蒲鼎新、金百陶公司專利侵權一案，不服佛山市中級人民法院（2005）佛中法民三初字第479號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現已審理終結。
原審法院經審理查明：蒲鼎新于2 0 0 3年1 2月1 6日向國家知識產權局提出了名稱為“瓷磚”的外觀設計專利申請并于2 0 04年8月2 5日獲得授權，專利號為ZL200330126405．2。該外觀設計專利在專利公報上由六視圖構成，但其設計要部為主視圖，主要特征為：瓷磚為長條矩形形狀，表面為木紋紋理圖案，且木紋紋理趨向于右邊，紋理之間結合緊密。該專利現處于有效狀態。
??? 2004年9月1日，蒲鼎新作為許可方與被許可方金百陶公司簽訂《協議書》，約定蒲鼎新許可金百陶公司在中國境內排他實施“瓷磚”外觀設計專利(專利號為ZL200330126405．2)。并且，雙方還約定任何一方發現第三方侵犯許可方的專利權時，應及時通知對方，由許可方與侵權方進行交涉，或雙方共同負責向專利管理機關提出請求或向人民法院提起訴訟。
??? 2005年9月5日，原審法院根據申請人蒲鼎新、金百陶公司的訴前證據保全、訴前財產保全和訴前禁令申請，作出(2005)佛中法民三訴前禁字第15—1號證據保全裁定和(2005)佛中法民三訴前禁字第15-2號財產保全裁定，并依據此兩份裁定對被申請人新順南公司進行了證據保全和財產保全，依法扣押型號分別為KJM4301、KJM4303的陶瓷木紋磚樣品各一箱并查封KJM4301瓷磚三十二托 (每托7 2箱，每箱2O塊)和KJM4303二千箱(每箱2 O塊)瓷磚。該兩款瓷磚表面圖案相同，僅顏色不同，但均為長條矩形形狀，表面同樣為木紋紋理狀圖案，且木紋紋理也趨向于右邊，紋理之間結合緊密，與外觀設計專利主要區別之處在于個別紋理有細微的不同排列，除此之外基本相同。在庭審過程中，新順南公司承認被控兩款產品的主視圖與本案外觀設計專利有相似之處，但條紋有不一致之處。
??? 2005年9月8日，新順南公司向國家知識產權局專利復審委員會提出涉案專利的無效宣告請求，國家知識產權局專利復審委員會于次日準予受理。
另查明：金百陶公司為本案訴訟向廣東古今來律師事務所支付律師費20000元。
??? 原審法院經審理認為：百陶公司于2005年12月1日向原審法院提交了反訴狀，稱兩原告專利應屬無效，卻向法院申請訴前責令停止侵犯專利權行為并被法院裁定執行，致使其不能如期履行合同且導致其兩款產品停產，給其造成巨大經濟損失，要求法院判令蒲鼎新、金百陶公司賠償經濟損失287735元并承擔案件全部訴訟費。原審法院于庭審時當庭告知其可以另案起訴，在本案中不予合并審理。
??? 關于焦點一，即金百陶公司的訴權問題。新順南公司稱由于蒲鼎新與金百陶公司之間的排他實施許可合同書未在國家知識產權局備案，其專利許可行為未發生法律效力，故金百陶公司根本無訴權。因《中華人民共和國合同法》第四十四條第二款所針對的僅為法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續的合同，而《中華人民共和國專利法實施細則》第十五條第二款僅規定專利實施可合同應當備案，備案與批準、登記是兩個不同的概念，兩者存在質的不同，且專利權屬于私權，私權的流轉在不違反國家法律、法規的強制性規定時均為有效，故專利實施許可合同是否備案不影響其合同的效力。換言之，金百陶公司依據專利許可實施合同享有本案的訴權，法院對新順南公司的辯解不予采信。
??? 關于焦點二，即蒲鼎新專利新穎性問題。蒲鼎新專利經國家知識產權局依法授予后，按照規定交納了年費，期間未被宣告無效，現處于有效狀態。新順南公司認為新順南公司專利屬于進入公共領域的現有技術，并提供了一系列的證據予以證明。新順南公司稱，吉林省延吉二和陶瓷有限公司已失效的外觀設計專利(專利號為993O3755．O)與本案專利屬于相近似的外觀設計，其失效后任何人均可使用，涉案專利不應被授予專利權，因該引證專利與爭議專利相比，兩者木紋紋理的疏密程度和由此形成的圖案明顯不同，因此不構成近似的設計，原審法院對新順南公司此辯解不予采信。新順南公司又稱，其提供的順德市榮高陶瓷有限公司產品目錄(2O02年)、晉江市恒達陶瓷有限公司產品目錄[2O01年-2002年(一期)]、廣東省佛陶集團股份有限公司石灣美術陶瓷廠有限公司(2O02年、2OO3年)產品目錄及其20O1、2O02、2OO3年銷售發票等構成現有技術公開中的兩種形式，即出版物公開和使用公開，足以破壞專利的新穎性，因兩種公開方式的前提是被公開資料或被公開實物等證據的真實性，而蒲鼎新對新順南公司上述證據的真實性持異議，新順南公司又無其他證據佐證，且現有證據無法證明銷售發票與實物之間的關聯性，故對上述證據的真實性不予確認，對新順南公司關于現有技術公開的主張不予采信。新順南公司還稱，專利號為96119112．O的廣東省佛陶集團股份有限公司石灣美術陶瓷廠有限公司“一種陶瓷木紋磚的成型方法”發明從 1996年至今一起在實施，也構成使用公開，因該專利為方法發明專利，保護的是一種技術方案，其實施例中并無描述本案專利技術特征的圖案或者足以表達涉案專利技術特征的技術用語，且銷售發票與實物之間的關聯性也無證據證明，故對新順南公司此辯解同樣不予采信。新順南公司再稱，國家知識產權局《審查指南》第一部分第三章第4．4．3之(7)規定，以自然物原有形狀、圖案、色彩作為主體的設計屬于不給予外觀設計專利保護的客體，因該木紋圖案雖屬于自然物原有形狀，但涉案專利將自然物原有的形狀移用至能應用于產業并形成批量生產的瓷磚領域，此種移用或者說設計本身就具有一定的新穎性，也能產生一定的美感，故涉案專利符合專利法關于外觀設計應該具備的要件，對新順南公司的辯解亦不予采信。至于新順南公司稱涉案專利不具有創造性，因《中華人民共和國專利法》第二十三條和《中華人民共和國專利法實施細則》第二條第三款僅規定外觀設計必須具備新穎性、實用性和美感，并未要求其必須具備創造性，故對此辯解不予采信。

??? 關于焦點三，即侵權與否問題。蒲鼎新、金百陶公司申請的“瓷磚”外觀設計專利經國家知識產權局依法授權，應受法律保護。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為準。將新順南公司制造的KJM43O1、KJM43O3兩款陶瓷木紋磚與專利相比，不僅KJM43O1、KJM43O3的俯視圖、左右視圖與專利的相應部分相同，而且該兩款產品的主視圖也表現出瓷磚為長條矩形形狀，表面為木紋紋理圖案且木紋紋理趨向右邊，紋理之間結合緊密的特征，被控產品的設計要部亦與專利產品設計要部基本相同。因此，應認定兩者為相近似的外觀設計，被控KJM4301、KJM4303兩款陶瓷木紋磚落入專利權的保護范圍。由于新順南公司上述抗辯理由均不成立，故新順南公司制造、銷售被控產品的行為構成侵權。
關于焦點四，即法律責任問題。新順南公司未經蒲鼎新、金百陶公司許可，以經營為目的，生產銷售落入原告專利保護范圍的KJM43 01、KJM4303兩款陶瓷木紋磚，其行為違反了《中華人民共和國專利法》第十一條第二款“外觀設計專利被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品之規定，構成對原告外觀設計專利權的侵犯，應承擔相應的民事責任。據此，蒲鼎新、金百陶公司要求新順南公司停止生產、銷售侵權產品，銷毀庫存侵權產品并賠償經濟損失和承擔調查費用的訴訟請求合法有據，予以支持。至于賠償額，因原告沒有提供新順南公司獲利情況證據，也沒有提供其因侵權行為所受損失之證據，故根據專利權的類別、侵權行為的性質和情節、侵權時間和范圍、庫存侵權產品數量及權利人因調查、制止侵權所支付的合理費用等一并酌定賠償數額。蒲鼎新、金百陶公司還要求新順南公司在相關媒體上公開賠禮道歉、消除影響，因專利侵權糾紛屬財產權糾紛，且蒲鼎新、金百陶公司沒有提供證據證明新順南公司的侵權行為對其商譽造成影響，故蒲鼎新、金百陶公司該訴請不予支持。綜上，根據《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第一款第(一)、(七)項，《中華人民共和國專利法》第十一條第二款、第五十六條第二款，最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第二十一條、第二十二條之規定，判決如下：一、被告佛山市南海區新順南陶瓷有限公司在本判決發生法律效力之日起立即停止制造、銷售侵犯原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司專利號為ZL2OO330126 405．2的“瓷磚”外觀設計專利權的KJM4301、KJM4303兩款陶瓷木紋磚。二、被告佛山市南海區新順南陶瓷有限公司在本判決發生法律效力之日起立即銷毀侵犯原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司專利號為ZL2O033O1264O5．2的“瓷磚”外觀設計專利權的 KJM43O1、KJM43O3兩款陶瓷木紋磚庫存產品。三、被告佛山市南海區新順南陶瓷有限公司在本判決發生法律效力后1 0日內賠償原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司經濟損失人民幣1OOOOO元。逾期履行，按中國人民銀行規定的同期商業貸款利率加倍支付遲延履行期間的債務利息。四、駁回原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司其他訴訟請求。本案案件受理費1121O元，訴前財產保全費3020元，訴前禁令受理費1OOO 元，由原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司承擔1210元，佛山市南海區新順南陶瓷有限公司承擔本案案件受理費1OOOO元、訴前財產保全費302O元和訴前禁令受理費1OOO元。因上述款項已由原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司預付，被告佛山市南海區新順南陶瓷有限公司應在履行上述判決確定的債務時一并逕付原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司，本院不再作收退。
新順南公司不服一審判決，向本院提起上訴認為：1、原判認定事實錯誤。有吉林省延吉二和陶瓷有限公司的外觀專利以及廣東佛陶集團股份有限公司石灣美術陶瓷廠的專利以及銷售發票等證據證明蒲鼎新的專利喪失新穎性。根據外觀專利相同和近似的判斷原則，蒲鼎新的專利不應當受到法律保護。2、原審判決程序違法。本案應當中止訴訟。新順南公司在答辯期內已經提出無效宣告申請，應當中止訴訟。而且原審法院應當受理新順南公司的反訴請求。3、原審判決對訴訟費的分擔明顯錯誤。4、本案蒲鼎新的專利已經被宣告無效，其已經失去了權利基礎。新順南公司上訴請求：撤銷原審判決，駁回蒲鼎新、金百陶公司的訴訟請求。
蒲鼎新、金百陶公司答辯認為：1、原審法院認定事實清楚。新順南公司提供的吉林省延吉二和陶瓷有限公司的外觀專利以及廣東佛陶集團股份有限公司石灣美術陶瓷廠的專利以及銷售發票等證據，并不能否定本案專利的有效性。2、原審判決程序合法，適用法律正確。本案無須中止訴訟，也不必將新順南公司的反訴請求與本案一并審理。原審判決正確，請求予以維持。
本院經審理查明：原審認定事實屬實，雙方當事人沒有異議，本院予以確認。
另查明：2005年9月26日，蒲鼎新、金百陶公司向佛山市中級人民法院提起訴訟，請求判令新順南公司：1、立即停止生產銷售侵權產品。2、銷毀庫存侵權產品。3、在《佛山日報》上公開賠禮道歉、消除影響。4、賠償經濟損失50萬元，律師費2萬元，合計52萬元。5、承擔本案全部瑣事能夠費用。
還查明：2006年6月28日，國家知識產權局專利復審委員會作出第8460號《無效宣告請求審查決定》，宣告蒲鼎新本案所涉專利權全部無效。蒲鼎新對該決定不服，已經向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。經庭審質證，雙方當事人對前述事實沒有異議。
本院認為：本案所涉ZL200330126405.2 號“瓷磚”外觀設計專利,是蒲鼎新2003年12月16日向國家知識產權局提出申請，并于 2004年8月25日獲授權并公告的。在本案一審期間，該專利處于合法有效狀態，故專利權人蒲鼎新以新順南公司侵犯其專利權為由，向原審法院提起訴訟，原審法院根據當時該專利的權利狀況進行判決并無不當。但鑒于本案二審期間，國家知識產權局專利復審委員會已經作出決定，宣告蒲鼎新本案所涉專利權全部無效。根據我國專利法第四十七條的規定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。因此，蒲鼎新的本案所涉專利被宣告無效后，應當視為自始即不存在。蒲鼎新請求判令新順南公司停止侵權并承擔侵權責任已經失去權利基礎。因此，新順南公司以本案二審期間出現的新的事實為依據，請求本院撤銷原審判決，理由充分，本院予以采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十一條第一款第（三）項、《中華人民共和國專利法》第四十七條第一款規定，判決如下：
一、撤銷佛山市中級人民法院（2005）佛中法民三初字第479號民事判決。
二、駁回駁回原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司的訴訟請求。
本案一、二審案件受理費人民幣22420元，訴前財產保全費3020元，訴前禁令受理費1OOO元，共計人民幣26440元，由蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司共同負擔。佛山市南海區新順南陶瓷有限公司向本院預交案件受理費人民幣11210元，由蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司在本判決生效后十日內直接支付給佛山市南海區新順南陶瓷有限公司，本院預收部分不再清退。
本判決為終審判決。
???
審　判　長　林廣海
審　判　員　王恒
代理審判員　歐修平

二○○六年九月十五日

書　記　員　林恒春