在后使用的企業(yè)名稱與在先注冊(cè)的商標(biāo)發(fā)生權(quán)利沖突時(shí)，應(yīng)考慮在先注冊(cè)商標(biāo)知名度、經(jīng)營者使用該企業(yè)名稱的歷史淵源、企業(yè)名稱的使用方式、使用人的主觀惡意等因素。若在后使用企業(yè)名稱的經(jīng)營者不存在違反誠實(shí)信用的情形，可以允許其繼續(xù)使用企業(yè)名稱，但應(yīng)規(guī)范使用其企業(yè)名稱。

案情

原告**建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司在第7類破碎機(jī)等商品上注冊(cè)了系列商標(biāo)，其中第215072號(hào)“山寶”圖文商標(biāo)于1984年11月15日核準(zhǔn)注冊(cè)，第854402號(hào)“山寶+SHANBAO”圖文商標(biāo)于1996年7月14日核準(zhǔn)注冊(cè)。原告使用在破碎機(jī)等商品上“山寶”等圖文商標(biāo)自1998年起連續(xù)被認(rèn)定為上海市著名商標(biāo)。

被告****集團(tuán)有限公司于1999年12月15日設(shè)立，原企業(yè)名稱為**信義機(jī)電設(shè)備有限公司，于2004年9月2日變更為現(xiàn)企業(yè)名稱。被告是原告的經(jīng)銷商，曾長期銷售原告的“山寶”牌破碎機(jī)等商品。被告除了銷售原告的商品，亦生產(chǎn)“信-義”品牌的破碎機(jī)等商品。被告的“信-義”圖文商標(biāo)自2008年起連續(xù)被認(rèn)定為江蘇省著名商標(biāo)。被告在經(jīng)營活動(dòng)中除了標(biāo)注了“信-義”圖文商標(biāo)外，還在展會(huì)上、網(wǎng)站上、產(chǎn)品上突出使用“江蘇**集團(tuán)”“**集團(tuán)”“JIANGSUSHANBAOGROUP”“SHANBAOGROUP”等標(biāo)識(shí)。2015年1月15日，原告給被告發(fā)函，稱取消被告的經(jīng)銷商資格，并要求其不得繼續(xù)將“山寶”、“SHANBAO”及近似詞語作為企業(yè)字號(hào)使用。此后，原告起訴要求被告不得以“山寶”和“SHANBAO”作為字號(hào);不得突出使用“山寶”和“SHANBAO”字樣。被告辯稱：被告使用現(xiàn)企業(yè)名稱已經(jīng)有很長時(shí)間，“**集團(tuán)”和“SHANBAOGROUP”系被告企業(yè)名稱的簡稱，被告使用的商標(biāo)是“信-義”，相關(guān)公眾不會(huì)產(chǎn)生混淆，故應(yīng)駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

裁判

上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告自2004年開始使用現(xiàn)企業(yè)名稱，原告此前從未對(duì)被告使用含“山寶”字號(hào)的企業(yè)名稱提出異議。被告使用“山寶”為字號(hào)有其歷史淵源，不違背誠實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。原告的“山寶”“SHANBAO”商標(biāo)具有較高知名度，被告突出使用“江蘇**集團(tuán)”“**集團(tuán)”等標(biāo)識(shí)，易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，侵害了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，被告應(yīng)當(dāng)規(guī)范使用其企業(yè)名稱。法院判決：被告停止侵害原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，規(guī)范使用其企業(yè)名稱;駁回原告的其余訴訟請(qǐng)求。

判決后，原、被告均提起上訴，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審依法維持原判。

評(píng)析

本案涉及在先注冊(cè)商標(biāo)與在后企業(yè)名稱的權(quán)利沖突。

當(dāng)兩者發(fā)生權(quán)利沖突時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：1.在先注冊(cè)商標(biāo)的知名度。在先注冊(cè)商標(biāo)的知名度越高，他人將商標(biāo)作為字號(hào)使用導(dǎo)致混淆的可能性也越高。2.企業(yè)名稱的使用方式。對(duì)于突出使用企業(yè)字號(hào)，可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的，根據(jù)商標(biāo)侵權(quán)的有關(guān)規(guī)定處理。將他人注冊(cè)商標(biāo)、未注冊(cè)的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照反不正當(dāng)競爭法處理。3.歷史因素和使用人的主觀狀態(tài)。若被告故意將他人在先注冊(cè)的有較高知名度的商標(biāo)登記為企業(yè)字號(hào)，則可以根據(jù)反不正當(dāng)競爭法的有關(guān)規(guī)定，判令被告停止使用該企業(yè)名稱，變更字號(hào)。若被告注冊(cè)登記企業(yè)名稱并不具有主觀惡意，且已連續(xù)使用相當(dāng)長的時(shí)間，而商標(biāo)注冊(cè)權(quán)人長期怠于維權(quán)的，則仍可允許其繼續(xù)使用企業(yè)名稱。4.利益平衡。注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)均屬于受法律保護(hù)的民事權(quán)利，因而不同的權(quán)利主體在行使權(quán)利時(shí)，均不得超越其權(quán)利邊界而損害他人的合法權(quán)益。若被告將他人的商標(biāo)作為企業(yè)名稱的字號(hào)注冊(cè)并無惡意，但突出使用字號(hào)會(huì)引起相關(guān)公眾混淆的，法院在允許被告繼續(xù)使用該企業(yè)名稱的同時(shí)，可要求被告規(guī)范使用企業(yè)名稱，以避免侵害他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

本案被告使用“山寶”為字號(hào)有其歷史淵源。被告是原告的經(jīng)銷商，被告自2004年開始使用“****集團(tuán)有限公司”這一企業(yè)名稱，至今已持續(xù)使用10余年時(shí)間，在此期間，原、被告雙方有頻繁的業(yè)務(wù)往來。原告知道或應(yīng)當(dāng)知道被告使用“山寶”字號(hào)可能會(huì)使相關(guān)公眾造成一定混淆，但原告此前不僅從未對(duì)被告使用含“山寶”字號(hào)的企業(yè)名稱提出異議，而且持續(xù)與被告發(fā)生業(yè)務(wù)。被告在長期的經(jīng)營活動(dòng)中已積累了相應(yīng)的商譽(yù)，該企業(yè)名稱承載了被告的商譽(yù)。被告注冊(cè)、使用“****集團(tuán)有限公司”這一企業(yè)名稱，不違背誠實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。同理，被告使用其企業(yè)名稱的英文翻譯“JiangsuShanbaoGroupCo.,Ltd”亦不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

被告使用“山寶”作為字號(hào)之前，原告注冊(cè)在破碎機(jī)等商品上的“山寶”商標(biāo)已具有較高知名度。被告在經(jīng)營活動(dòng)中突出使用“江蘇**集團(tuán)”等字樣，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源造成混淆，侵害了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，被告應(yīng)當(dāng)規(guī)范使用其企業(yè)名稱。