采用自由公知技術不構成侵犯專利權

浙江金漢律師事務所 呂甲木

[案情簡介]

原告徐某（系江蘇省丹陽市某汽摩配件廠業主）于向國家知識產權局申請了一種名稱為“卡丁車前擋泥板”，“卡丁車后擋泥板”兩項外觀設計專利，并于被授予專利權。原告經調查發現，認為被告永升公司（系浙江省某市永升交通器材有限公司）在擅自制造、銷售原告的專利產品，給原告造成了經濟損失，以侵犯前擋泥板外觀設計專利權和后擋泥板外觀設計專利權分兩個案件向法院起訴，分別要求被告立即停止制造、銷售原告專利權的產品，賠償經濟損失20萬元。

被告辯稱：被告在原告申請專利之前，已經在生產、銷售被控侵權產品了，原告的專利與被告的產品的主要設計特征不同，沒有落入原告專利的保護范圍，在原告專利申請日之前，該外觀設計已經是公知設計，任何人都可以自由使用，不構成對原告專利權的侵犯，要求駁回原告的訴訟請求。

原告為證明其訴訟主張，提供了以下證據：證據1身份證；證據2個體工商戶營業執照；證據3工商登記資料；證據4外觀設計專利證書；證據5公開專利文件；證據6專利年費收據；證據7專利公報；證據8公證書。

被告為證明其答辯主張，提供了以下證據：證據1原告制造的和被告制造的擋泥板實物；證據2增值稅發票、銷貨清單及證明；證據3開模協議書、圖紙及證明。證據4江蘇新陵公司樣本；證據5江蘇新陵公司出口報關單復印件；證據6江蘇新陵公司外觀設計專利證書復印件。并向法院提出申請，向案外人江蘇新陵公司和上海海關調取在原告專利申請日之前已將包含本案涉案專利的卡丁車出口到國外的相關證據材料。法院依法予以準許，從上海海關調取了新陵公司出口報關單及商業發票；向新陵公司調取了2005年新產品樣本，外觀設計專利證書；永升公司制造的擋泥板，并制造了調查筆錄1份，拍攝照片9張。被告對法院調查的證據作為己方證據提交法庭質證。

[法院審理]

法院經審理后對原告提供的證據予以認定。對被告提供的增值稅發票、銷貨清單、證明、開模協議書、圖紙，經審查后尚不能證明該模具是涉案產品的模具及制作完成的確切時間，且發票中的貨物名稱只是摩配，其所附的清單也是被告單方制作的，由于只有一張發票，沒有相應的合同及履行證據來佐證，因此對上述證據不予認定。對證據4樣本、證據5出口報關單及外貿出口單據、證據6外觀設計專利證書原告雖有異議，但因原告沒有提供反證，且與法院的調查筆錄能夠印證，予以認定。對調查筆錄和照片予以認定。

法院認定的事實為：

原告徐某，個體工商戶，系江蘇省丹陽市某汽摩配件廠業主，該廠成立于，其經營范圍及方式為汽車、摩托車燈具及配件自產自銷。

江蘇新陵公司于2004年下半年開始進行卡丁車生產業務，并在其生產的型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車上安裝了原告生產的前后擋泥板。2005年1月起，江蘇新陵公司開始對外銷售上述卡丁車，并將上述卡丁車的圖片制作成樣本用以展示。，江蘇新陵公司向國家知識產權局申請了名稱分別為卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設計專利。國家知識產權局于分別公告授予江蘇新陵公司上述卡丁車外觀設計專利權。上述外觀設計專利公告圖包括主視圖、左視圖、右視圖、后視圖、俯視圖。上述專利產品中安裝的前后擋泥板是由江蘇省丹陽市某汽摩配件廠制造的。

，原告向國家知識產權局分別申請了一種名稱為“卡丁車前擋泥板”，“卡丁車后擋泥板”兩項外觀設計專利。國家知識產權局于公告授予原告上述外觀設計專利權。專利公告圖包括包括主視圖、左視圖、右視圖、后視圖、俯視圖。原告依法繳納了專利年費，現在仍在有效期內。江蘇省丹陽市某汽摩配件廠銷售給江蘇新陵公司的卡丁車前后擋泥板即為本案專利產品。

被告永升公司是一家以汽車（摩托車）配件、五金配件制造、加工為只要經營業務的有限責任公司。，原告和江蘇省丹陽市公證處工作人員一同來到被告公司，原告依普通消費者的身份從該公司購買了卡丁車前后擋泥板若干，被告永升公司開具了收款收據。江蘇省丹陽市公證處對上述購買過程進行了公證，出具了（2006）丹證民內字第2677號公證書。被告認可上述公證購買的卡丁車前后擋泥板系由其制造并銷售。將上述公證購買的卡丁車前后擋泥板與江蘇新陵公司產品樣本中型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車圖片中的前后擋泥板部件及新陵公司卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設計專利公告圖所示的卡丁車中的前后擋泥板部件相比，二者形狀基本相同。

被告抗辯關于其在原告專利申請日之前已制造出涉案產品的抗辯由于依據不足，不能成立。

根據法律規定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的鈣外觀設計專利產品為準。江蘇新陵公司在其生產的型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車的卡丁車上安裝了江蘇省丹陽市某汽摩配件廠制造的卡丁車前后擋泥板，并向國家知識產權局申請了名稱分別為卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設計專利權。本案所涉的被控侵權產品與江蘇新陵公司產品樣本中型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車圖片中的前后擋泥板部件及卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設計專利公告圖所示的卡丁車前后擋泥板部件相比，二者形狀基本相同。如前所述，江蘇新陵公司在其生產的XL,XL150B,XL250的卡丁車上安裝了江蘇省丹陽市某汽摩配件廠制造的卡丁車前后擋泥板，并從2005年1月開始對外銷售上述卡丁車。因此，江蘇新陵公司在本案專利申請日之前已在國內公開使用過與本案專利相同的產品，而被告的涉案被控侵權產品與新陵公司在先使用的產品基本相同，故可以認定被告使用的是在先公知技術，不構成對原告外觀設計專利權的侵權。被告關于其生產、銷售的卡丁車前后擋泥板使用的是自由公知設計的抗辯成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國民法通則》第四條、《中華人民共和國專利法》第二十三條的規定，判決駁回原告的訴訟請求。

在法定的上訴期，原、被告均未上訴，該判決生效。

[分析]

長期以來，我國司法實踐中判斷被控侵權產品是否屬于侵犯專利權的審理模式為，首先以原告的專利獨立權利要求、說明書、附圖，審查確定原告的專利權范圍，再審查被告使用的技術內容，把兩者的技術特征進行比較，然后運用全面覆蓋原則或者等同原則，判定被告使用的技術是否落入原告的專利的保護范圍，作出侵權或者不侵權的判決。專利法第二十二條規定：“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。”第二十三條規定：“授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。”但是，我國專利的現實情況是，大量的實用新型和外觀設計專利沒有經過實質審查，很多專利利用的是已有的公知技術，實質上已經喪失了新穎性、創造性，不具有專利的實質條件。因此，如果法院判決被告侵犯的是采用已有公知技術的所謂的專利權，顯然這是不公平的。所以，作為不侵權抗辯之一的自由公知技術抗辯在我國的專利訴訟中為司法實踐所認可。雖然，被告可以利用向專利復審委員會宣告專利無效來救濟，但是走完無效程序需要花很長的時間，而且也要花費大量的成本。專利權作為一項壟斷權，既要保護專利權人的利益，但是又要維護公眾的利益。特權與公眾利益之間必須找到一個平衡點，要求進行公平合理的劃界。所以，對專利權保護范圍的解釋必須是公平合理的，不能將屬于公眾可以自由利用的技術給予專利權人以特權保護。公平是法律的最基本原則，在專利法沒有明確規定自由公知技術抗辯之前，民法通則第四條規定的民事活動應當遵循公平原則就成為自由公知技術抗辯的法律依據。自由公知技術抗辯是指在專利侵權訴訟中，被控侵權產品采用的技術，是與一項專利申請前的已有技術相同或者相近，那么法院可以判定自由公知技術抗辯成立。至于專利技術是否與自由公知技術相同或相近，這屬于專利無效抗辯，不屬于專利侵權訴訟中法院審理的范圍。