兩個層次的具體內容及相關規定

專利法第二十二條第二款所涉及的是新穎性，其含義是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。

專利法第九條和實施細則第十三條第一款分別涉及先申請原則和不能重復授予專利權的原則，規定對于同樣的發明創造，專利權授予最先申請的人，以及只能被授予一項專利。

專利法第二十二條第三款涉及創造性，指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步。

另外，根據專利法實施細則第三十條的規定，申請日前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術，就是已有的技術，即現有技術。

在審查指南第二部分第三章第2.2節中，為描述簡便，還規定了在申請日以前由他人向專利局提出并且在申請日以后(含申請日)公布的與該申請同樣的發明或實用新型專利申請稱為抵觸申請。同時指出，由于抵觸申請不屬于專利法實施細則第三十條規定的現有技術，所以抵觸申請只在確定發明或者實用新型的新穎性時才予考慮，在確定發明或者實用新型的創造性時，不予考慮。

由上述規定可以看到，審查指南中所列審查順序的第五個層次中記載的各項法律條款均涉及對相同的發明或實用新型的判斷，其中判斷是否符合專利法第九條和實施細則第十三條第一款的規定所采用的比較對象均不涉及現有技術;而在判斷是否符合專利法第二十二條第二款的規定時，實際上分為兩種情況：第一，將發明或實用新型專利申請與現有技術相比，判斷其中是否記載了與該申請同樣的技術方案;第二，判斷是否存在記載了與發明或實用新型專利申請相同技術方案的抵觸申請，在這種情況下用于進行比較的對象與現有技術無關。

從實質審查的角度看，在上述第二種情況下，判斷專利申請是否符合專利法新穎性規定與判斷專利申請是否符合專利法第九條或實施細則第十三條第一款規定的共同點在于其所采用的比較對象均不屬于現有技術，而且三者的出發點從根本上說都是為了防止重復授權，因此筆者認為在這種情況下將專利法第二十二條第二款與專利法第九條、實施細則第十三條第一款列于同一審查層次中是合適的。

在上述第一種情況下，對專利申請是否符合專利法第二十二條第二款規定即是否具有新穎性的判斷是基于現有技術進行的，這一點與對專利申請是否符合專利法第二十二條第三款規定即是否具有創造性的判斷相同，而與對專利申請是否符合專利法第九條、實施細則第十三條第一款規定的判斷不同。進一步比較用現有技術進行新穎性和創造性判斷的過程可以看出，二者都需要將專利申請與現有技術進行對比，判斷它們之間是否存在差別;新穎性和創造性判斷過程的不同在于，當認為專利申請和現有技術沒有差別時，則可以判斷專利申請不具有新穎性，并且由于沒有差別，專利申請與現有技術相比自然就不談上具有突出的實質性特點和進步，因而也不具有創造性，但通常的做法是，僅指出其不具有新穎性的問題，不再同時指出其不具有創造性;而當專利申請與現有技術之間存在差別時，即具有新穎性時，則需進一步判斷該差別是否導致專利申請的技術方案是顯而易見的，從而確定其是否具有創造性。由此可見，當將一件專利申請與現有技術相比時，對其新穎性、創造性的判斷過程相互之間是有緊密聯系的，而不是相互割裂的：當判斷專利申請不具有新穎性時，實際上已經同時否定了其創造性，即在新穎性的判斷中隱含了對創造性的判斷結果;而在需要進一步進行專利申請的創造性判斷時，實際上已經認為專利申請具有新穎性，即對專利申請新穎性的判斷是創造性判斷過程的一部分。因此，在這種情況下，將專利法第二十二條第二款與專利法第九條、實施細則第十三條第一款列于相同的審查層次中、與專利法第二十二條第三款列于先后不同的審查層次中似乎并不恰當。

審查順序的劃分對復審程序的影響

根據審查指南所列的上述審查順序，在先審級對專利申請的新穎性審查應該是在創造性審查之前進行的，因此當一件專利申請因與現有技術相比不符合專利法第二十二條第二款所規定的新穎性被駁回，而在復審程序中合議組判斷該駁回理由不能成立時，由于認為在先審級尚未對專利申請的創造性進行審查，依據避免審級損失原則，應將該案發回原審查部門進行審查，而不需對該專利申請是否具有創造性進行審查。但另一方面，如果采用這種做法，在不對專利申請進行修改的情況下，原審查部門重新審查的結果很可能是將該申請以不符合專利法有關創造性的規定為由而再次駁回;另外，即便是申請人進行了修改，也仍存在原審查部門將該申請以不符合專利法有關創造性的規定為由而再次駁回的可能。這樣的實際效果是，對于同一申請，實審部門依據相同證據先后兩次以不同理由駁回，從而造成申請人需要對于相同證據兩次提出復審請求，才使復審程序進入到創造性審查階段，這似乎又有悖于程序經濟原則。

基于以上分析，筆者認為，如果審查指南在劃分審查順序時考慮專利法第二十二條第二款所規定的不同情況而對其分別進行處理，可能更為合理，即，將專利法第二十二條第二款涉及抵觸申請的部分，與是否符合專利法第九條或者實施細則第十三條第一款的規定保留在第五層次中;而將專利法第二十二條第二款涉及現有技術的部分，與是否符合專利法第二十二條第三款的規定列于第六層次中。